廣流代表案例

廣流代表案例選粹(一)

  智.慧.廣.流.傳 廣流代表案例選粹(一)     ►判決法院:智慧財產法院     ►判決日期:99年8月26日     ►判決年度字號:99年度行專訴字第54號     ● 判決主文 訴願決定及原處分均撤銷。 被告就原告所申請第91116189號「可防止表面氧化之接觸墊及其製作方法」發明專利申請案應為准予專利之處分。 ● 事實   原告於民國91年7月19日以「可防止表面氧化之接觸墊及其製作方法」向被告申請發明專利,經被告審查(下稱系爭案),不予專利。原告不服,申請再審查,並提出申請專利範圍修正本,案經被告審查,以該等修正本未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍,爰依該修正本審查,再審查為「本案應不予專利」之處分。原告不服,提起訴願,經訴願決定駁回,原告猶未甘服,遂提起行政訴訟。   ● 重要法律見解及認定事實 (1)其中「對於申請專利範圍中之用語,若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時,應考量該定義或說明」等語,即所謂「發明人充當其自己的辭典編撰者」之意,故解釋申請專利範圍時,仍應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識等以探求申請專利範圍中用語(term)之真正涵義,尚難僅就用語之字面意義去做認定。    (2)本件系爭案中申請專利範圍第4項所稱之「同時定義」其意既指「同時形成」,則解釋上自應為同義之論斷,縱認為「同時定義」與「同時形成」意義不同,被告於核駁之前亦未將此疑義告知原告,促使其適時提出修正,卻在嗣後以此為由而為不利於原告系爭案之審定,自有未洽。    ● 判決摘要 (1)次按「發明專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌發明說明及圖式」,專利法第56條第3項定有明文;另外,有關申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎,並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識。認定申請專利範圍時,原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍,予以認定。對於申請專利範圍中之用語,若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時,應考量該定義或說明;對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時,則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識,此部分意旨,亦有被告所制頒之專利審查基準2004年版第2-1-44頁可供參照。其中「對於申請專利範圍中之用語,若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時,應考量該定義或說明」等語,即所謂「發明人充當其自己的辭典編撰者」之意,故解釋申請專利範圍時,仍應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識等以探求申請專利範圍中用語(term)之真正涵義,尚難僅就用語之字面意義去做認定,合先敘明。 (2)經查,本件原告於91年7月19日以「可防止表面氧化之接觸墊及其製作方法」申請第091116189號發明專利案,而依原告98年7月10日修正本,系爭案申請專利範圍共計12項。其中第1至3項、及7至12項,原處分審查並無發現有應不予專利之理由(原處分理由(四)參照),僅係以引證1可以證明系爭案申請專利範圍第4至6項違反專利法第22條第4項為由,認為係爭申請案不具進步性而為不應給予專利之審定? (3)惟原告系爭案除上揭技術特徵外,尚強調界定「利用先以氧化銦錫於該透光底材形成一膜,再利用蝕刻技術將不要的部份移除,而保留要的部份之技術手段,而形成氧化銦錫像素電極於部份該透光底材上表面的同時,利用先以氧化銦錫於該金屬墊上形成一膜,再利用蝕刻技術將不要的部份移除,而保留要的部份之技術手段,而形成氧化銦錫防護層於該金屬墊上表面」之技術特徵,因此具有「不需更換或新增材料」以及「不需改變製程步驟」等優點(系爭案說明書第10頁第9至12行參照)。相較於引證1,引證1完全未揭示或教示前述系爭案所強調界定之技術特徵,足徵引證1尚無法證明系爭案申請專利範圍第4項不具進步性。 (4)況依被告機關於98年6月1日之(98)智專三(二)04087字第09820322670號審查意見通知函理由第(五)點就有關系爭案申請專利範圍第7項部分即認為「本發明與引證1比較,兩者之接觸墊(Pad)皆係由ITO層覆蓋金屬墊所構成,惟本發明之陽極氧化銦錫層與氧化銦錫防護層係同時形成,並未於引證1有所揭示,且本發明可簡化製程,非所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術所能輕易完成者,具有進步性。」等語,足認被告機關對於「陽極氧化銦錫層與氧化銦錫防護層係同時形成」之技術特徵部分亦認為具進步性,其差異僅在於被告機關對於申請專利範圍第4項中「同時定義」一詞之解釋係認為「可能包括不同時形成」之情形(原處分理由(三)參照)。惟「同時定義」之客觀解釋已如前述,是依系爭案申請專利範圍第4項於客觀解釋後之內容,原處分對於申請專利範圍第4項及第7項之處分理由顯然互為矛盾,故原處分亦顯有未洽,應屬不當。 (5)綜上所述,本件系爭案中申請專利範圍第4項所稱之「同時定義」其意既指「同時形成」,則解釋上自應為同義之論斷,縱認為「同時定義」與「同時形成」意義不同,被告於核駁之前亦未將此疑義告知原告,促使其適時提出修正,卻在嗣後以此為由而為不利於原告系爭案之審定,自有未洽。其次,引證1既無法證明系爭專利第4至6項不具進步性,其餘第1至3項、及7至12項,原處分審查復未發現有應不予專利之理由(原處分理由(四)參照),則本件原告系爭案即應認為具有進步性而應准予專利。      ©wipo 本文目的僅為提供一般資訊, 而非為法律諮詢之用。如需進一步資訊,歡迎與本所聯繫

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民事訴訟

● 台北地方法院97年度民事判決智字第7號勝訴 ● 智慧財產法院97年度民專訴字第45號勝訴   ●智慧財產法院101年度民專訴字第62號勝訴   ● 智慧財產法院101年度民專訴字第102號勝訴   ● 智慧財產法院101年度民專訴字第107號勝訴   ● 智慧財產法院102年度民專訴字第54號勝訴(確認被告請求權不存在)   ● 智慧財產法院102年度民專上字第26號勝訴   ● 智慧財產法院102年度民專上字第71號勝訴

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行政訴訟

●台北高等行政法院95年訴字第4393號判決(vs. Canon)勝訴 ●台北高等行政法院96年訴字第1314號判決(代理友達光電)勝訴 ●台北高等行政法院97年訴字第394號判決(代理工研院) 勝訴 ●智慧財產法院98年行專訴字第69號判決(vs. AirPaq)勝訴 ●智慧財產法院98年行專訴字第122號判決(代理長盛科技 vs. Molex)勝訴 ●智慧財產法院99年行專訴字第33號判決勝訴 ●智慧財產法院99年行專訴字第54號判決(代理友達光電)勝訴 ●智慧財產法院99年行專訴字第88號判決(代理日商千住金屬)勝訴 ●智慧財產法院99年行專訴字第152號判決(vs. 新光保全)勝訴 ●智慧財產法院99年行專訴字第171號判決(代理瑞昱)勝訴 ●智慧財產法院100年行專訴字第57號判決(vs. 新光保全)勝訴 ●智慧財產法院101年行專訴字第4號判決(代理友達光電)勝訴 ●智慧財產法院102年行專訴字第31號判決勝訴 ●最高行政法院103年判字第471號判決勝訴 

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訴願

● 99年經訴字第09906062840號訴願決定書(代理中興保全)訴願成立 ● 98年經訴字第09806119450號訴願決定書(代理中興保全)訴願成立 ● 98年經訴字第09806127770號訴願決定書(代理友達光電)自撤原處分 ● 98年經訴字第09806125730號訴願決定書 自撤原處分 ● 97年經訴字第09706107420號訴願決定書(vs. Canon)訴願成立 ● 96年經訴字第09606069400號訴願決定書(vs. Rohm)訴願成立 ● 95年經訴字第09506169500號訴願決定書(vs. O2Micro)訴願成立 ● 95年經訴字第09506169510號訴願決定書(vs. O2Micro)訴願成立

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舉發案及舉發答辯案

● 舉發案第96208019N01號 ● 舉發案第93206216N01號(vs. 迎輝科技) ● 舉發案第92113574N01號(vs. Airpaq) ● 舉發案第92119158N02號(vs. Airpaq) ● 舉發案第83208518N02號 ● 舉發案第97223356N01號(vs. 昇陽國際半導體) ● 舉發案第98220810N01號(vs. 昇陽國際半導體) ● 舉發答辯案第95214834N01號(vs. Airpaq) ● 舉發答辯案第88202612N01號(代理東友科技 vs. 亞洲光學) ● 舉發答辯案第90201549N01號(代理工研院) ● 舉發答辯案第84216919N01、N02、N03號(代理工研院) ● 舉發答辯案第93135743N01號(代理工研院) ● 舉發答辯案第95222338N01號(vs. 新光保全) ● 異議答辯案第91221383P01號(代理工研院) ● 異議答辯案第91120384P01號 (代理友達光電)  

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