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專利程序審查之申請日認定-從智財法院近期判決談起

智.慧.廣.流.傳 專利程序審查之申請日認定-從智財法院近期判決談起 黃亭穎/專利工程師 (Source: John Lord|CC BY 2.0) ● 前言   申請日在我國有極重要之意義,攸關專利要件審查之判斷基準時點,專利法第25條中明文規定申請日取得之要件:「申請發明專利,以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日」,並且,專利法施行細則第24條規定發明專利申請案之說明書有部分缺漏或圖式有缺漏之情事時,經申請人補正者,以補正之日為申請日。本文以智慧財產法院104年度行專訴字第26號判決探討如何判斷申請文件是否齊備、可否取得申請日。 ● 案情事實摘要   原告前於民國100年8月5日以「室內帳篷旅館」向被告智慧局申請發明專利(下稱系爭申請案),經被告編為第100127859號審查,因其發明專利說明書第3頁發明說明之圖式簡單說明欄及主要元件符號說明欄尚有缺漏,被告於100年8月26日發函(下稱100年8月26日函)請原告補正,經原告於同年9月2 日補正到局。嗣被告以100年9月20日發函(下稱100年9月20日函)通知原告,本案之申請日為100年8月5日,本案若無不予公開之情事者,將於申請日起18個月後公開,並於說明段載明本案自申請日起3年內未申請實體審查,系爭申請案視為撤回。   原告於103年8月14日向被告提出實體審查之申請,經被告審認,原告提出實體審查之申請已逾3年法定期間,有違專利法第38條第1項規定,依同條第4項之規定本件系爭申請案視為撤回,並為「申請實體審查應不受理」之處分(下稱原處分)。原告不服,提起訴願,經訴願機關以訴願人於100年8月5 日提出發明專利申請時之相關申請文件已齊備,以及訴願機關已於100年9月20日函明確告知訴願人本件發明專利申請日為100年8月5日為理由決定駁回,原告仍未甘服,遂向法院提起行政訴訟,聲明訴願決定及原處分均撤銷。 ● 本案爭點   系爭申請案之申請日期為何日。 ● 法院見解   本件系爭申請案,原告於100年8月5日提出申請,關於發明專利申請日之認定,原應按102年1月1日修正前專利法及專利法施行細則規定認定,然修正前專利法與專利法施行細則與現行規定大致相同,本件原告係於103年8月14日申請實體審查,經被告於103年9月9日為原處分,是原告之系爭申請案應否准許,應以處分時之102年1月1日修正施行之現行專利法及專利法施行細則為斷。   根據102年1月1日之審查基準1.2.1之規定,對發明說明書作程序審查時,如從形式上即發現說明書有缺漏者(說明書有頁碼不連續,圖式簡單說明與圖式數目不相符,例如,附有8個圖式,但只有5個圖式之說明者),依專利法施行細則第24條第1 項規定,即通知申請人限期補正,經申請人補正,以補正之日為申請日,如申請人申復則視缺漏部分是否影響實質技術內容之揭露而於實體審查時審認。申請人如未申復,則綜合前揭規定所示,以其申請如符合專利法明確且充分揭露,以原提出日為申請日,反之,則以補正日為申請日。   經查:本件原告之系爭申請案於100年8月5日提出,經被告初步審查後,以100年8月26日函函請原告補正,其內容略以:「本案請於100 年12月5 日前補送下列所缺之文件,逾限或未補送者,將依專利法第17條第1 項規定不受理:發明專利說明書一式3份(說明書缺少發明說明之「主要元件符號說明」)。另查本案「圖式簡單說明」請標列圖號及圖式標題,圖式簡單說明之圖數與圖式不符,缺少圖一至圖三之說明。   由此可證,被告於100年8 月5日收受原告之系爭申請案後,經程序審查即發現原告提出之文件有缺漏,即缺少「主要元件符號說明」、圖數與圖式不符及缺少圖一至圖三之說明等,且被告所要求補正內容,並非屬形式上與修正前專利法第15條第1 項(現行專利法第17條第1 項)發明應敘明事項、順序及方式之不符情形,並特別註明逾限未補正將依專利法第17條第1 項規定不受理,則可認被告對該缺漏部分認與實質技術內容有關,並不符合專利法明確且充分揭露之原則須由原告補正,原告對此並未申復,因之,依當時之專利法施行細則第21條規定或現行專利法施行細則第24條第1項規定,均應以補正日為申請日。是原告主張應以100年9月2日為系爭申請案之申請日期,於法並無不合。因之,自該日起算至原告於103年8月14日提出實體審查申請日止,尚未逾現行專利法第38條第1 項之3 年法定期間。原處分以原告已逾此3年期間而將系爭申請案視為撤回而不受理原告實體審查之申請,於法尚有未合。訴願決定予以維持,亦有未合。原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分,即無不合,應予准許。   100年9月20日函以平信寄發無法證明被告之100年9月20日函已由原告於當時收受,自無從認定原告於當時已知悉被告認定系爭申請案之申請日為100 年8月5日。 ● 評析   在前開之判決中,為了保障申請人權益,法院以說明書形式上是否缺漏來認定申請文件是否齊備,以使申請人不致遲誤申請實體審查之法定期間,然而,根據原告之說明書,雖然其說明書缺漏【主要元件符號說明】欄,且其【圖式簡單說明】欄缺少圖一至圖三之說明,但其圖式之圖號已記載於【圖式簡單說明】欄中,且其【實施方式】欄中已記載圖一至圖三之說明,故申請人之說明書應記載內容於實質上並無缺漏。因此,法院僅以說明書形式上是否缺漏來判斷申請文件是否齊備之認定標準流於形式認定;再者,前開判決之申請人欲使其申請日為補正之日僅為特例,大部分之申請人不希望其申請日延後,故此判決結果可能影響多數人的權益。 … 繼續閱讀

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中草藥相關發明申請的注意事項

智.慧.廣.流.傳 中草藥相關發明申請的注意事項                                       張涵/專利代理人 (Photo by Lalunalogy (away)|CC BY-NC 2.0|coloured from original)    相較於以化學物質為活性成份的西藥發明,中草藥發明所含有效成分大多不明,亦不易由其分離、純化出具特定結構之單一活性物質,以致在申請專利範圍之界定與審查上,難以用一般醫藥發明之規範。因此,我國專利審查基準另就中草藥相關發明制訂相關篇章予以說明。 ● 依照申請標的來簡要說明: 一、物之請求項:   中成藥,中藥製劑,有藥效之中藥萃取物,有藥效之中藥部份純化萃取物,有藥效之中藥化合物,診斷試劑,消毒試劑,含有中藥之保健營養品、保健用品、醫療器材、醫用材料、牙科材料、美容護膚用品、化妝品等等。例如:促進生髮、黑髮及改善頭皮屑的中草藥萃取物及其應用(證書號I454270)、含有山竹萃取物及來自山竹之萃取物以外之天然萃取物之萃取物組合物的口腔用組成物(證書號I445561)。 二、方法請求項:   中藥之製備方法、藥材炮製方法、藥材萃取方法、中藥新劑型之製備方法、中藥質量監控方法、醫療器材之製備方法、保健用品之製備方法、包含中藥產品之製備方法等等。例如:中草藥湯劑之有效成份的離心純化萃取方法(證書號I461190)、中藥當歸之定量定溫及定時炮製法(證書號:I339123)。 三、用途請求項:   中藥的新適應症、舊藥新用途等等。例如:魚針草萃取物及其純化物抗流感病毒之用途(證書號I453026)、包含五味子之放射性增敏劑組合物及其用途(證書號I453028)。 ● 申請時的注意事項: 一、藥草名稱的記載方式   中草藥之使用起源甚早,古籍記載及民間流傳者眾,故其使用之藥材名稱通常不只一種,而有同物異名或同物異名之情形。中草藥藥材名稱之記載得為分類學上之正式學名或典籍中之命名,亦得為別名、俗名或土名,惟應以典籍中有記載者為限,並指出所依據的典籍,以避免因同名異物或同物異名而發生藥材誤認之情形。若說明書之記載係使用典籍中未記載之名稱,則應說明所依據之典籍出處或附記該藥材於分類學上之正式學名。   例如:本較佳實施例所指薄荷,係指唇型科(Lamiaceae)薄荷屬(Mentha)植物之乾燥葉片,薄荷對多種病毒及細菌具有抑制作用。其中,該薄荷係可以選自野薄荷(Mentha arvensis)、加拿大薄荷(M.canadensis)、水薄荷(M.aquatica)、巧克力薄荷(M.piperita var“chocolate”)、普列薄荷(M.pulegium)、蘇格蘭薄荷(M.x gracilis)、瑞士薄荷(M.x piperita“Swiss”)及胡椒薄荷(M.piperita)等品系,且該薄荷所選用之部位可以係根部、莖部、葉部及花部或其組合之鮮品進行萃取,較佳係為全草。(中草藥製劑及其用以製備促進傷口癒合之藥物的用途,證書號I499424) 二、產地、採收季節、使用部位   中草藥之產地、採收季節或使用部位對於產物有效成分之含量及藥效之發揮,通常具有相當之影響,而為影響其品質之重要因素。例如同一植物不同部位之成分或藥效相異,進而影響其所主張之功效或用途時,則應記載該植物之該特定部位。   例如:台灣特有珍貴中藥材中之牛樟芝(Antrodia cinnamomea)屬於一種真菌,其子實體呈鐘型或板型,只生長於高海拔的常綠闊葉的牛樟樹(Cinnamomum kanehirae)上。北冬蟲夏草(Cordyceps militaris)又名北蟲草,呈金黃、桔黃色,屬珍貴藥用真菌。牛樟芝又可分為子實體及菌絲體,其中,較佳係可以選用摘取自牛樟樹椴木上的天然牛樟芝子實體,因牛樟芝子實體所含三萜類的量較菌絲體高;而北蟲草則選用子實體,因北蟲草子實體中,活性成分如腺苷與蟲草素的含量均較菌絲體高。(一種中草藥萃取物及其用於製備肺癌藥物之用途,證書號I495475)。 三、萃取物   申請專利之發明為中草藥萃取物者,說明書應記載其製備方法或特性。有關萃取物之製備方法,應記載製備該萃取物之原料種類、使用量、製備步驟及參數條件等。說明書中應記載至少一個具體實施方式予以說明。 有關萃取物之特性,應依發明之特徵適當記載,提供至少一項足以確認所請萃取物之特徵,可為物理特性、化學特性或其他特徵(如生物活性)等之一項或多項數據或資料。提供項目之多寡必須足供確認所請萃取物。   例如:該龍眼籽之乙醇萃取物包含以快速管柱層析法分離之分餾物,其中該快速管柱層析法之管柱係為40g Silica;流速為18mL/min;沖提液A為乙酸乙酯;沖提液B為甲醇;沖提程式為0分鐘至約30分鐘時A沖提液100%,B沖提液為0%;約31分鐘至約45分鐘時A沖提液80%,B沖提液為20%;約46分鐘至約65分鐘時A沖提液50%,B沖提液為50%;約86分鐘至約105分鐘及約106分鐘至約120分鐘時A沖提液0%,B沖提液為100%。(龍眼籽之醇萃取物之用途,證書號I494115)。 四、組成物 … 繼續閱讀

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可據以實現要件之判斷 智慧財產法院103年度行專訴字第91號判決

智.慧.廣.流.傳 可據以實現要件之判斷 智慧財產法院103年度行專訴字第91號判決                                       廖韋齊/專利工程師 ●前言 專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型、設計之創作,以促進產業發展。為了使公眾能夠經由專利說明書的揭露瞭解該發明的技術內容,進而利用該發明開創新的發明,以達到促進創新的目的,我國專利法規定專利說明書應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實現(規定於現行專利法第26條第1項,以下稱可據以實現要件)。 然而,由於可據以實現要件之判斷主體為「發明所屬技術領域中具有通常知識者」,因此,在實務上,對於判斷說明書內容是否達到可據以實現的程度多有爭議,本文將以智慧財產法院103年度行專訴字第91號判決探討說明書對於可據以實現要件應注意的事項。 ●案情摘要 一、事實概要 原告前於民國100 年12月1 日以「影片傳輸結構」向被告智慧財產局申請新型專利,系爭專利請求項計11項,經被告編為第100222740號進行形式審查准予專利後,發給新型第M428609號專利證書(下稱系爭專利)。嗣參加人八達通傳媒科技有限公司(下稱八達通公司)以系爭專利有違核准時第108條準用第26條第2項、第94條第1 項及第4 項等規定,對之提起舉發(於系爭專利核准時,可據以實現要件是規定於第26條第2項,現行專利法則規定於第26條第1項,先此敘明)。 經被告審查後,為「請求項1 至11舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服,提起訴願,經經濟部決定駁回,原告仍未甘服,遂向法院提起行政訴訟,聲明原處分及訴願決定均撤銷。 二、系爭專利分析            1. 系爭專利所欲解決之問題: 影音資料通常為高畫質之影像,檔案較為龐大,致傳輸過程有檔案遺漏及失真之情形,且習用之影片傳輸系統僅單純進行影片檔案資料之傳送,並無其他可供同步管理、保密、預覽、播放、查詢、下載、儲存、線上轉檔及線上客服等操作模式,較無法符合實際使用之需求。             2. 系爭專利解決問題之技術手段: 系爭專利之技術手段如請求項1記載為:「一種影片傳輸結構,包含有一處理單元、一顯示單元,係與處理單元連接;燒錄器,係與處理單元連接;一連接單元,係與處理單元連接;一儲存單元,係與處理單元連接;一接收或播放單元,係與處理單元連接;一晶片模組,係與處理單元連接;一電源供應單元,係與處理單元連接;一網路傳輸單元,係與處理單元連接;及一影音傳輸單元,係與處理單元連接。」           … 繼續閱讀

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利用分割申請案涵蓋競爭者疑似侵權產品

智.慧.廣.流.傳 利用分割申請案涵蓋競爭者疑似侵權產品                                     蔡居諭/新竹所主任 ●前言 對許多科技公司而言,研發人員產出的專利,不僅是公司賴以存續的命脈,也是面對競爭對手時的重要攻擊防禦手段。企業可因擁有一件關鍵專利而獲得超過申請成本百倍計的報酬,也可能因侵害一件專利而面臨天價賠償金。一件好的專利除了須包含具體的實施方式說明外,更重要的部分在於其申請專利範圍的規劃。申請專利範圍乃專利文件的核心價值所在,除了需恰到好處地界定所欲保護的發明標的,使其能與先前技術區隔,同時又必須避免引入其他不必要的限制條件,致令他人可輕易迴避。 實務上,專利申請過程當中大多至少會收到一次以上的審查意見。為了令專利獲准,專利申請人往往會根據先前技術的揭露程度而適度地限縮申請專利範圍。然而,倘若申請專利範圍限縮後收到官方的核准審定書,但在此同時卻發現市場上有疑似侵權物,而且初步研判後可能未落入核准審定版本的申請專利範圍中,鑒於台灣專利制度並未有類似美國「Reissue (再發證、再領證、重新領證)」程序,此時申請人是否仍有補救機會?若有的話又應當如何補救?本文的目的即是針對上述問題提出討論。   ●核准公告後:專利權範圍一經公告即不得實質擴大或變更 依照我國專利法的規定,專利核准審定前,專利申請人對專利說明書、申請專利範圍或圖式等內容所作的修改稱之為「修正」;專利經核准公告後,專利權人對專利說明書、申請專利範圍或圖式等內容所作的修改稱之為「更正」。 專利一經核准公告,形同是向公眾宣示專利權人具有在一定期間之內排除他人實施其專利之權利。由於專利權的性質屬於授益行政處分,為了維持專利權在其存續期間的安定性,我國專利法對於「更正」要件的規範比起「修正」要件來得更為嚴格。 我國專利法第67條明文指出,發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式,僅得就以下四種事由為之:一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。除了誤譯之訂正外,更正後的內容不僅不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。 因此,專利凡經專利專責機關核准公告,專利權範圍便無法再予以擴大或變更,此時專利權人縱使於市場上發現疑似侵權物,且初步研判核准公告版本的專利權範圍可能無法讀取疑似侵權物,原則上也僅能就專利權範圍解釋以及專利權範圍與被控侵權物的比對上多施加力道,而無法透過修改專利權範圍的方式來取得較為優勢的地位。   ●初審核准審定書送達後三十日內:可提分割申請案 前段係在說明專利一經核准公告後,專利權範圍便無法再予以擴大或變更。然,專利並非收到核准審定書的當下便立即公告。依據我國專利法第52條之規定「申請專利之發明,經核准審定者,申請人應於審定書送達後三個月內,繳納證書費及第一年專利年費後始予公告;屆期未繳費者,不予公告。」我國專利法施行細則第86條又規定「專利申請人有延緩公告專利之必要者,應於繳納證書費及第一年專利年費時,向專利專責機關申請延緩公告。所請延緩之期限,不得逾三個月。」一般而言,專利權人繳納證書費及第一年專利年費後,約需一個月左右的作業時間其專利始會公告。 以下將進一步探討的問題是,專利申請人收到初審核准審定書之後,在尚未完成繳費領證程序前,專利申請人此時可否於領證前再次變更其申請專利範圍? 依我國專利法與審查基準有關修正申請的規定,專利申請人可主動提修正申請的時機有二: (1)收到審查意見前,任何時候均可提出; (2)收到審查意見後,僅得於審查意見所載之指定期間提出。 於上述情形中,專利申請人既已收到核准審定書,自然不符上述可主動提修正申請的時機點,因而無從提出修正申請;然而,由於此時專利申請案仍尚未領證公告,因此專利申請人也無從提出更正申請。對此,智慧局於其官網明確指出「修正需於審定前為之,已經審定核准之案件,須先領證後再提出更正。」註1 因此,依照我國現行專利法規規定,專利申請案之核准審定書一旦送達專利申請人,縱使繳費領證與公告程序尚未完成,其專利權範圍已無法再藉由其他程序進行實質變更或擴大。然而,在滿足特定條件之前提下,申請人可以透過另提分割申請案,並於分割申請案中重新規劃與母案不同的申請專利範圍,藉此涵蓋市場上之疑似侵權物。 我國專利法第34條第1項規定「申請專利之發明,實質上為二個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得為分割之申請。」我國專利法第34條第2項又規定提出分割申請的時間點限於:「(1)原申請案再審查審定前;或者(2)原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者,不得為之。」也就是說,只要同時滿足以下條件: (1)  屬於初審階段所核發之核准審定書; (2)  核准審定書送達專利申請人尚未滿三十日。 則申請人可於核准審定書送達三十日的期限內提出分割申請案,並於申請專利範圍、說明書與圖式可以充份支持的前提下,於分割申請案中重新規劃可讀取疑似侵權物的專利權範圍。   ●結論 台灣專利制度並未明文規定有類似美國的Reissue程序,一旦申請人在專利審查階段為了取得專利權而過度限縮申請專利範圍,俟核准公告後,專利權範圍便無法實質變更或擴大。惟若細觀台灣專利制度下的分割申請案規定,其尚允許申請人可於初審核准審定書送達三十日的期限內提出分割申請案,並於申請專利範圍、說明書與圖式可充份支持的前提下,於分割申請案中重新規劃出較母案更寬或者不同的申請專利範圍。然而需留意的是,若是在再審查階段收到審定書,則此時已無提出分割案的可能,縱使此時發現專利權範圍有過窄而容易遭到迴避之虞,也已無補救可能。是以,無論是專利申請人或者專利從業人員,於審查階段中所為的每次申請專利範圍修正,均應當審慎為之。尤其若是申請案已進入再審查階段,由於此時一經審定便無從提分割,因此申復過程除了需考慮如何修改申請專利範圍以令專利權獲准之外,也應同步考量有無針對較寬之申請專利範圍另提分割案的必要,如此方可令該發明創意提案能獲得最妥切的保護。    ●備註 1. 經濟部智慧財產局 (http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem= 504224&ctNode= 7633&mp=1)   … 繼續閱讀

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層狀結構是否為新型專利的適格標的?

智.慧.廣.流.傳 層狀結構是否為新型專利的適格標的- 智慧財產法院98年度行專訴字第38號判決及102年度行專訴字第101號判決                                       李春霖/專利工程師           ●    前言 專利法第104條明定:「新型,指利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或組合之創作」。2013年版審查基準第四篇新型專利形式審查第1章第2節新型的定義中亦載明:「申請專利之新型僅限於有形物品之形狀、構造或組合的創作,非僅屬抽象的技術思想或觀念,因此舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等,及無一定空間形狀、構造的化學物質、組成物,均不符合新型之定義」。簡言之,如果創作的本質是一種方法(method)、化學物質(chemical)或者一種組成物(composition)都不能作為新型的適格標的。又,為了使新型專利的適格標的更臻明確,對於物品、形狀、構造、組合等文字,審查基準中也都有明確的定義。本文所欲探討的層狀結構應對應到新型專利標的中的物品的「構造」。2013年版審查基準第四篇第1章第3.1.2.2節對於構造詳細界定:「構造,指物品內部或其整體之構成,實質表現上大多為各組成元件間的安排、配置及相互關係,且此構造之各組成元件並非以其本身原有的機能獨立運作者。例如『具有可摺傘骨之雨傘構造』、『對號鎖之改良構造』,係以構造作為技術特徵,符合構造之規定。又物品之層狀結構亦屬構造的技術特徵,符合構造的規定,例如物品的鍍膜層、滲碳層、氧化層等」。以下將透過法院的實務見解使讀者能夠更加理解關於層狀結構作為新型專利標的之適格性。         ●    案例1:智慧財產法院98年度行專訴字第38號判決 一、案件爭點 (一)事實摘要: 原告前於民國95年2月9日以「油炸花生之外裹層」向被告智慧財產局申請新型專利,經被告形式審查後准予專利。嗣參加人以該專利不符新型專利要件,對之提起舉發。案經被告審查,為「舉發成立,應撤銷專利權」之處分。原告不服,提起訴願,經訴願決定駁回,原告仍不服,遂向法院提起行政訴訟,聲明訴願決定及原處分均撤銷。   (二)原告主張摘要: 一、依「專利審查基準」,其中「2.1.1.2物品之形狀、構造或裝置」所述「層狀結構之物品亦屬新型專利之標的。例如:物品之滲碳層、氧化層等屬於層狀結構者,亦屬新型專利之標的」。 二、系爭專利於申請專利範圍所述者,其於花生外部表面施以一層包含食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉之外裹層,此外裹層相較於既有花生粒而言,已明顯改變花生粒的表皮外觀形狀(例如:使花生表面為混合有竹炭之細微顆粒的外裹層,使花生粒表面改為細微顆粒面),使花生粒之構造、形狀均產生明顯變化,而能達到新穎之功效。故依「專利審查基準」之規定,系爭專利符合專利法規定,為新型專利之標的。   (三)被告主張摘要: 一、依專利法第93條之規定「新型,指利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或裝置之創作」,是以凡非屬物品之形狀、構造或裝置之創作,仍不得依法申請取得新型專利。 二、按當時專利審查基準第四篇「新型形式審查」第一章「新型專利形式審查」第2.1.1.2節針對新型物品之形狀、構造或裝置之意義有如下敘述:「物品之形狀:指物品具有可從外觀觀察到確定之空間輪廓者。…應特別說明者:…只改變物品之材料成分,如板材、線材、型鋼等,而未改變其形狀者,並非新型專利之標的。物品之構造:指物品內部或其整體之構成,實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置及相互關係,且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作稱之。…至於物質之分子結構或其成分,則不屬於新型專利所稱物品之構造,例如食物、藥品或飲料之創作,僅涉及其化學成分或含量之變化,而不涉及物品之結構者,不屬新型專利之標的。又申請專利之新型如相對於先前技術只是材料的分子結構或成分不同,例如以塑膠材料替換玻璃做成相同形狀之茶杯、僅改變焊藥成分之電焊條,均不屬新型專利之標的」。 三、由申請專利範圍之內容明顯可知,系爭專利之技術特徵係在於該外裹層之構成材料(食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉)及其形成步驟,又證之系爭專利發明說明所載「先前技術」可知,該外裹層相較於先前技術之包裹糖粉、麵粉等之油炸花生的外裹層,僅涉及材料成分之變化(即新增食用竹炭粉及蘇打粉),並未有形狀、構造上之改變,而在形成步驟上除混料成分新增食用竹炭粉及蘇打粉外,操作步驟與先前技術完全相同;換言之,系爭專利之油炸花生之外裹層,其技術特徵僅在於外裹層之材料成分,而非在於外裹層之形狀或構造,因此系爭專利申請專利範圍第1項所申請油炸花生之外裹層,非屬對物品之形狀、構造或裝置之創作。 四、專利審查基準第四篇「新型形式審查」第一章「新型專利形式審查」第2.1.1.2節,於解釋物品之構造時描述:「指物品內部或其整體之構成,實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置及相互關係,且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作稱之」,並以層狀結構為其例示之一,其並非表示任何具備「層」之結構或物品,或名之為「層」之結構或物品均可為新型專利之標的,其尚須符合一定之要件。參諸附件之我國新型審查基準有關新型專利之標的的認定標準可知,所請物品是否屬新型專利之標的須就申請專利範圍之實質內容及其技術特徵加以認定,而非單以物品名稱得逕予論斷。 二、法院見解 一、「層狀結構之物品亦屬新型專利之標的。例如物品之滲透層、氧化層等屬於層狀結構者,亦屬新型專利之標的云云」等語,僅為物品構造的例示說明。有關物品之構造發明,是否屬於新型專利之標的,仍須考量其是否為物品內部或其整體之構成,包含各組成元件間之安排、配置及相互關係,且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作,始符合相關規定。 二、系爭專利所申請油炸花生之外裹層,依據說明書之內容,其與先前技術之差異僅在於多添加了竹炭粉及蘇打粉,雖然系爭專利主張該組成成分的不同可使既有花生粒的表面產生明顯的變化(例如從光滑到微粒粗糙,從土色到黑色),而且讓花生粒的口感產生新的層次,達到令食用者產生新穎健康口感之功效云云,然此功效上的改變並非外裹層與花生之間的安排、配置及相互關係,且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作所導致,僅為多添加竹炭粉及蘇打粉的材料成分所產生,故系爭專利所請外裹層並非屬於新型之標的。   ●    案例2:智慧財產法院102年度行專訴字第101號判決 一、案件爭點 (一) … 繼續閱讀

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我國專利公眾審查制度之調整初探

智.慧.廣.流.傳 我國專利公眾審查制度之調整初探                                陳政大/專利師/中國專利代理人            ●    我國現有公眾審查制度之現況 專利公眾審查制度係為各國提昇專利審查效率與專利品質的重要制度,通常分為異議制度與舉發制度兩種。我國專利法於民國九十二年修正中,刪除異議程序而獨留舉發制度,主要原因在於異議爭訟曠日費時,以致有無專利權之爭議遲遲無法確定,或常有藉異議程序阻礙專利權人領證之情事,對於專利權人之保護不周。在司法實務上,有鑑於專利訴訟在遇到被告主張專利無效時,法院停止審判等待智慧局審查舉發案件,導致民事案件審理過程曠日費時,因此訂立「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」,於97年7月1日施行,使得智慧財產法院可就專利有效性自為判斷,增進案件審理效率。此種智慧財產案件審理方式,已打破我國公私法二元化制度設計,對於生命週期短暫之涉訟產業產品競爭,能夠有效提供及時的司法救濟,達到專利法促進產業發展之目的。         ●    我國現有公眾審查制度之問題 雖然我國在智慧財產案件的審理,已突破傳統行政訴訟法理,但對於司法權與行政權之權力分立,也造成影響與爭議,智慧財產法院98年度行專訴字第86號判決:「基於憲法上權力分立原則,司法權之本質在於人民權利之救濟,以獨立、客觀、中立為其核心;而行政權在於執行立法者之意志,重其專業性及靈活運作。行政訴訟係對行政行為之監督機制,固應充分發揮司法權之功能,以保障人民之權利,惟司法審查非可無限上綱,仍應遵循一定之界限,本於司法權與行政權之分立,就行政權行使與否,為行政機關之第一次判斷權,司法機關應予尊重,凡未經行政機關處分者,除有法律明文規定外,不得於行政訴訟上由司法機關逕行第一次判斷權之行使。」,即揭示在司法審查上仍應尊重行政機關行使行政權的第一次判斷權。 在現行實務上,智慧財產法院對專利有效性自為判斷,實務與通說均認為其僅為相對效,僅對於系爭個案發生拘束力而無對世效力。但依據智財案件審理細則第 34 條規定:「智慧財產民事訴訟之確定判決,就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因,業經為實質之判斷者,關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止其他訴訟事件,同一當事人就同一基礎事實,為反於確定判決意旨之主張或抗辯時,法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。」似間接承認或暗示,在智慧財產民事訴訟中,就權利有效性之判斷應有爭點效1。倘若在專利民事訴訟中,被告提出無效抗辯,若智慧財產法院認定系爭專利無效時,後續之行政訴訟中,智慧財產法院應會做出相同認定。因此,在此種情形下,智慧財產局在審理系爭專利舉發案,若為相反認定,即會面臨處分被撤銷之風險。 由此可看出,即便實務認為民事訴訟之專利有效性判斷僅為個案效力,但實際上仍影響行政機關的判斷,無異剝奪了智慧財產局的第一次判斷權,同時也剝奪了專利權人的救濟機會與審級利益。   ●    對我國公眾審查制度修改之建議   我國專利法雖已於民國92年修正中廢除異議程序而獨留舉發制度,但對於舉發案的審理曠日費時,在參照國外立法例,應可考慮對公眾審查制度進行調整,以增進審理效率。本文建議公眾審查制度的設計可依請求審查對象區分為任何人(不包含專利權人)與利害關係人兩種,分別就請求主體的不同而提供不同的無效請求制度,茲分別說明如下:   一、任何人(不包含專利權人)所提起的無效請求制度 在專利法中,雖可允許專利權人以外的任何第三人對專利提出無效請求,以保障社會公眾的利益,然而在實際上,不實施之第三人與專利權人之間的專利利益衝突甚小,因此,為了權利狀態的安定性,應可參酌美國專利審判暨上訴委員會(PTAB)與日本異議程序,對任何人(不包含專利權人)所提起的無效請求的期間進行限制,例如限制在專利公告一年內提出無效請求,公告超過一年則不允許其提出無效請求。 此種無效請求期間的限制制度,可督促社會公眾監督公告的專利,使得社會公眾在一定期間內對專利提起無效請求,在超過請求期限後,專利權的存在與不實施的第三人並無利益上的矛盾與衝突,可有效避免他人濫提無效請求,同時可降低專利專責機關在審查上的負擔。   二、利害關係人所提起的無效請求制度 基於利害關係人的立場,凡因利益上的矛盾與衝突而產生利害關係,應能在專利權存續期間對專利提起無效請求,甚至在專利權消滅後,亦能提出無效請求,以保障利害關係人的權益。 在利害關係人所提起的無效請求中,因已有利益衝突之情事發生,故可限定專利專責機關在一定的期限內審結,例如參考現行優先審查制度在六個月內完成。更由於在專利公告超過一年後,僅能由利害關係人提出無效請求,而非利害關係人不得請求,使得專利無效案件數量減少,專利專責機關能以更效率化、更專注地的方式審查無效請求,進而達到審查速度與審查質量的同步提昇。   基於上述想法,對於任何人(不包含專利權人)與利害關係人的無效請求事由,並無類型或理由的限制,僅就無求請求人的不同而設計不同無效請求期間,減少無利害關係的專利無效請求,使得無效爭議類型更集中化,也就是說將無效爭議案件集中限制在現行涉訟優先審查的專利舉發案,不僅可將無效爭議的審理在現行優先審查制度的六個月內完成,並藉由爭議案件的減少而使專利專責機關更專注於案件審查品質上。 進一步言之,倘若專利專責機關能在一定期間內審結,例如限定在六個月內審結無效爭議,無論該專利無效爭議案件的審理結果是否確定,均可作為智慧財產法院在審理專利有效性的依據,如此一來,智慧財產法院在民事訴訟審理過程中,不必就專利有效性作第一次判斷,而是以專利專責機關的審查結論作為判決基礎,使得第一次判斷權回歸至專利專責機關,同時,也能保障專利權人的救濟機會與審級利益。   … 繼續閱讀

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設計專利申請與審查意見分析-申請方式(下篇Ⅱ) 近似範圍

智.慧.廣.流.傳 設計專利申請與審查意見分析-申請方式(下篇Ⅱ)   近似範圍 陳平哲/設計部主任   近似範圍申請案例 本文分析申請案說明書與圖式內容、官方審查意見通知函之訊息,就目前申請衍生設計與細微差異下各案獨立申請案相比,以瞭解如何在不同物品中正確使用所需的申請方式  案例一、細微線條差異-各案申請          1.        手機部分設計     兩案例原以整體申請,經審查意見通知而修正為部分申請而核准。兩案例中的差異處在於玻璃螢幕,一案以虛線申請,另一案以實線並搭配陰影線申請。目前實務藉由陰影線配合說明以強調特徵處與另案不同,可以陰影線強調所表現平面、弧面、不規則表面或透明等造型。本案例中,在手機普遍為大眾所使用的領域中,針對玻璃螢幕的細微線條差異下特別容易區別,可各別以獨立的部分設計案申請,審查實務上並不會認定其近似而要求以衍生設計申請。  2.        纜線卷部分設計 兩案例中的差異處在於透明纜線卷,一案以實線及陰影線係表現透明或半透明,且陰影線說明其非表面之裝飾申請,另一案以虛線表示纜線卷為不主張設計之部分。在本案例中,兩案因有無線卷造型形成兩案整體外形產生視覺上明顯的差異,因此,可在同日申請且實線與虛線差異下各別以獨立的部分設計案申請,審查實務上並不會認定其近似而要求以衍生設計申請。 3.        便箋整體設計 三案例中的差異處在於便箋是否具有一打折線,或一增加厚度的結合單元。在此細微線條讓整體視覺產生明顯差異下可各別以獨立的整體設計案申請。審查實務上並不會認定其近似而要求以衍生設計申請。 4.     筆電整體設計 兩案例中的差異處在於底座背面等部分線條,因電腦領域的消費者特別留意產品外形及功能,譬如整體無縫隙的美觀外型。因此,在此同日(優先權日)申請且僅筆電底座(非視覺正面)的細微線條差異下可各別以獨立的整體設計案申請,審查實務上並不會認定其近似而要求以衍生設計申請。 綜合上述案例可知,針對電子3C產品消費者注意程度較高,各案雖僅是細微差異但整體視覺效果明顯不同可各別申請獨立設計案,即整體設計與整體設計各自申請,或部分設計與部分設計各自申請,可不必先以原設計與衍生設計方式申請。 5.        襯墊整體設計-違反先申請原則並要求擇一或改請      本案例與上個案例大致相同,即兩案中為同人申請但申請日不同、優先權日相同的申請案例,但本案例經申復以衍生設計申請,即審查實務上認定其近似而要求以衍生設計申請。  案例申請過程:先申請的申請案號原為102300600,經改請衍生設計為102300599D01案號,而申請時因先申請必須以整體設計申請,非為衍生設計申請。後申請102300599案號經審查認為:「本案「襯墊」與同一申請人同日申請之第102300600號專利申請案,係屬相同或近似之設計(其差異僅在中央部周圍孔部數量),應擇一申請(另案可改請為其衍生設計),若屆期未擇一申請者,則違反專利法第128條第2項後段之規定,均不予設計專利。」。 兩案例屬同人同日(優先權日相同1 )申請的各整體設計,在前後申請日不同時,後申請案經過審查時,由審查意見認為與先申請案近似而違反先申請原則,而申請人選擇將後案改為原設計、前案改衍生設計,並經審查後核准。  上述可知,申請案經改請衍生設計後,其申請日早於原設計的申請日,由於兩案例的優先權日相同,無原設計未申請而衍生設計申請在先的情形,並皆可核准。  獨立設計案申請範圍:     … 繼續閱讀

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設計專利申請與審查意見分析-申請方式(下篇I)

智.慧.廣.流.傳 設計專利申請與審查意見分析-申請方式(下篇I)   陳平哲/設計部主任 前言: 一、繼上篇,本文分析就目前申請具變化外觀的運用以及圖式中線條與照片搭配實務,以瞭解如何正確使用設計案的說明書與圖式內容,符合相關規定而儘快獲准專利並獲取所需最大保護範圍,再輔以申請類型運用表格使用與分類。   二、觀察近似範圍申請的相關案例,就目前衍生設計或以各獨立案申請相比,以瞭解如何在不同外形差異以及物品領域不同下正確申請各獨立案或衍生設計。   案例九、汽車變化相關案件-敞篷開啟與關閉實施例                在一件申請設計案中可以不同實施例表現圖式中,本案第1實施例為關閉頂蓋,第2實施例為開啟頂蓋的敞篷車造型。   1.        機器人臉部變化相關案件-應使用虛線外框表示所應用之顯示螢幕   審查意見認為:「(一)本案設計名稱「人物臉部LuLu」,並未明確指定所施予之物品,不符專利法第129條第3項之規定,設計名稱請修正為「顯示螢幕之圖像」或其他適當之設計名稱。(二)本案依其所附之圖式觀之,前視圖1 至4中僅圖像介面之揭示,未見有顯示螢幕或顯示器之揭示,故本案圖說無法明確且充分揭露,不符專利法第126條第1項之規定。」              原申請未在各變化臉部以虛線框住表示所應用之顯示螢幕,申請人修正名稱,並修正於設計說明及圖式表現所揭露之虛線係表示所應用之顯示螢幕,為本案不主張設計之部分。   2.        GUI變化相關案件-兩層虛線框架無法清楚區別 審查意見認為:「本案圖式顯示有兩層虛線框架,兩層虛線框架都是顯示螢幕,或是外層框架才是顯示螢幕,又無法清楚得知圖形介面中的背景圖形、框格內的數字、圖形等,哪一些是本案不主張設計之部分,又圖式中實線揭露之可變化設計元素太小以致無法辨識,故本案說明書及圖式未明確且未充分揭露,使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者,無法瞭解其內容,無法據以實現,不符合專利法第126條第1、2項之規定。」   申請設計案圖式中避免使用兩層相近距離的虛線,應保留單一虛線或使用虛線與鏈線搭配,並輔以說明清楚表示。目前實務在申請具變化外觀的GUI時,代表圖中同時呈現初始未變化前圖式及最後變化的圖式,於代表圖後再續依變化順序放置所需保護變化的圖式例,而各變化圖皆是其保護範圍,因此各變化圖例的挑選亦關係到主張權利的範圍而須相對慎選。   案例十、照片中以紅色框線為主張設計內容     … 繼續閱讀

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專利審查階段所提供之舉發證據:103年行專訴字第1號

智.慧.廣.流.傳 專利審查階段所提供之舉發證據:103年行專訴字第1號                                       詹惠雯/專利部主任           ●    前言 專利權為國家授予申請人專有排他之權利,以保護其研發之發明或創作,並鼓勵其公開研發成果,使公眾能利用之制度。此種排他權在競爭的經濟社會中有相當程度的影響,考量審查官的能力有限,無法在有限的時間內全面性的找出相關前案,因而在專利法中另設有「公眾輔助審查制度」,以藉由公眾的輔佐更進一步省視專利之合法性。   專利審查基準第五篇第1章第2節舉發之提起中說明:於專利權存續期間內,除特定事由外,任何人認有本法所定得提起舉發之事由者,均得備具申請書,載明舉發聲明、理由,並檢附證據提起舉發。   專利審查基準第五篇第1章第4.2.3節舉發證據之審查中說明:有關舉發證據之審查,除本法已有規定之事項應予適用者外,其他例如舉證責任、證據能力、證據力、證據調查、證據採認原則等概念,於民事訴訟法、行政訴訟法、行政程序法等皆有相關規定,其中有關爭點範圍內就證據之職權調查等直接適用行政程序法規定,而舉證責任、證據資料、證據方法、證據採證等,亦得於性質相容的情況下,類推適用民事訴訟法、行政訴訟法之相關規定。   多數舉發人都是「以申請前之先前技術作為舉發證據」攻擊系爭專利不具新穎性及/或進步性等專利要件。因此,「舉發證據是否具備證據能力」也攸關著舉發案的審查結果。             ●    案件爭點 一、事實摘要 原告以「風扇及其馬達」向被告申請發明專利,經被告審查,准予專利,並發給發明第I330438 號專利證書(下稱系爭專利)。嗣參加人對之提起舉發。經被告審查,為「請求項1至29舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服,提起訴願,經經濟部決定駁回,原告仍未甘服,遂向法院提起行政訴訟,聲明原處分及訴願決定均撤銷。   二、系爭專利之舉發摘要 參加人於100年02月24日對系爭專利提出舉發,舉發理由稱系爭專利所載先前技術(證據1)與證據2、3之組合主張系爭專利請求項1至29項不具進步性,有違專利法第22條第4項之規定。經被告審查,為「請求項1至29舉發成立應予撤銷」之處分。   三、原告之主張摘要 1、系爭專利之先前技術不應用於判斷系爭專利之進步性 l   系爭專利之先前技術僅為申請人或專利權人所知之先前技術,未處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態,其非為公開或為公眾所知悉之先前技術,非屬專利法所稱之「先前技術」,自不應作為認定系爭專利是否具新穎性及進步性之基礎。 l   系爭專利之先前技術僅記載「一種習知之風扇1 ……」,然而申請人或專利權人所謂之「習知」並不同於專利法中之「先前技術」,而可能係申請人或專利權人自己所謂之「習知的」,如專利權人自己的在先申請、在後公開的申請,依據專利法之規定,申請人本人的在先申請並不構成在後申請的擬制喪失新穎性前案,更非可用於論述在後申請進步性之先前技術。 … 繼續閱讀

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設計專利申請與審查意見分析-申請方式(上篇)

智.慧.廣.流.傳 設計專利申請與審查意見分析-申請方式(上篇) 陳平哲/設計部主任 前言: 新專利法擴大設計專利的保護範圍,即納入部分設計、電腦圖像(Icon)及圖形化使用者介面(GUI)設計。同時增加成組物品設計、衍生設計專利保護範圍的規定。而申請標的增加、具變化外觀的運用以及圖式中實線、虛線、鏈線及填色搭配愈漸複雜。本文分析申請案說明書與圖式內容、官方審查意見通知函之訊息,以瞭解如何正確使用設計案的說明書與圖式內容,符合相關規定而儘快獲准專利並獲取所需最大保護範圍。 案例一、圖形化使用者介面GUI之部分 原申請內容的設計說明記載:本設計所主張之內容不包含實線、點鏈線及虛線間之位置、大小及分布關係。 審查意見認為:圖形化使用者介面係屬一種平面設計,其中框格之間排列組合關係就是介面設計的造形元素之一,如不包含前述元素,殊不知本案所請求之設計究竟為何?故本案說明書及圖式無法明確且充分揭露,不符專利法第126條第1、2項之規定。另外,本案圖式以虛線揭露不主張設計之部分,圖式中電子裝置之螢幕之部分與介面內容中之文字與圖形之性質不同,應在設計說明記載「圖式中以鏈線揭露之螢幕之部分,為本案不主張設計之部分」;另在設計說明中載明「圖式中以虛線揭露之框線、文字或圖形,為本案不主張設計之部分」。 上述可知,設計說明應避免錯寫實線非主張設計之部分,在目前實務圖式中有實線為主張設計之部分,虛線為非主張設計且一般以部分設計方式申請。在GUI申請部分設計的案例中,螢幕之部分與介面中文字與圖形之性質不同應以不同鏈線與虛線清楚分配,並進一步在設計說明中表示鏈線與虛線表示不主張設計之部分。此外,由審查意見可知:圖像設計中框格之間排列組合關係就是介面設計的造形元素之一,而不同排列組合關係形成的視覺效果可不相同或近似。  1、   整體設計相關申請案件-虛線使用非部分設計申請 審查意見認為:本案「火爐架」請確認圖式所示之bodum是否為其商標為本案不主張之部分,或是為本案設計之一部分,如為不主張設計之部分之商標則應於設計說明中敘明「圖式所揭露之虛線部分為本案之商標,為本案不主張設計之部分」。故本案說明書及圖式未明確且未充分揭露,使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者,無法瞭解其內容,無法據以實現,不符合專利法第126條第1、2項之規定。 申請人於設計說明修正增加:圖式所揭露之虛線部分為本案之商標,為本案不主張設計之部分以克服審查意見並獲准專利。 2、   GUI相關申請案件-虛線與虛線明顯區分、更改為一點鏈線與虛線作區別 專利名稱:內視鏡顯示器之圖形化使用者介面 證書號數:D164801 審查意見認為:圖式中最外圍虛線為電子裝置之顯示螢幕,為使與其餘不主張部分之虛線明顯區分,表示電子裝置顯示螢幕之線條若為不主張設計之部分則以一點鏈線表示所應用之電子裝置顯示螢幕,並請於設計說明欄位敘明「圖式所揭露之一點鏈線係表示所應用之電子裝置顯示螢幕,為本案不主張設計之部分。 3、   GUI申請相關案件-含有商標與顯示螢幕須明確說明與圖式以一點鏈線與虛線明顯區別 專利名稱:顯示螢幕之圖形化使用者介面 證書號數:D160848 審查意見認為:設計說明記載『圖中之Nike標誌及「+」符號』不夠清楚,以及圖式中包含兩種性質不同之虛線,一為介面外圍之虛線部分是表示顯示螢幕,另一為框格內所揭示之文字、圖形內容,兩種性質不同之不主張設計之部分,其虛線之表示方式並未區隔,以致本案圖式無法清楚揭示本案物品整體造形、相關配置與設計特徵,故本案圖說無法明確且充分揭露,不符專利法第126條第1、2項之規定。  案例二、電腦圖像icon違反一設計一申請規定 審查意見認為:(一)本案「電子裝置之圖像」依其所附之圖式觀之,其揭示為介面非單一之圖像,設計名稱並未明確指定所施予之物品,不符專利法第129條第3項之規定,設計名稱請修正為「顯示螢幕之圖形化使用者介面」、「電子裝置之圖形化使用者介面」或其他適當之設計名稱。(二)本案依其所附之圖式觀之,其中包含多個設計內容,不符專利法第129條第1項「一設計一申請」之規定。 申請人修正名稱,並且僅保留原前視圖1,克服名稱未明確與一設計一申請之規定。 雖然原申請的前視圖1與前視圖2中央造形元素相同,但周圍造形元素不同而形成不同設計內容,因此可將前視圖2另外分割以保留前視圖1的圖樣,並且,由前述案例一可知本案具有中央複數框格與背景亦是複數個圖像單元及其背景配置的造形元素,而以圖形化使用者介面提出。 專利審查基準第九章圖像設計中說明:圖像設計透過顯示裝置(Display)顯現而暫時存在之平面圖形,電腦圖像通常係指單一之圖像單元、圖形化使用者介面則可由數個圖像單元及其背景所構成之整體畫面。 申請前可藉由欲申請的造形是單一圖像或數個圖像單元及其背景作為判斷,以確定申請方式與名稱為圖像或圖形化使用者介面。 案例三、物品之一設計一申請          1.        多個物品名稱相關案例-汽車及模型玩具車         … 繼續閱讀

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