專利Q&A專欄

誰是所屬技術領域中具有通常知識者

              智.慧.廣.流.傳 誰是所屬技術領域中具有通常知識者                                          張管青/技術顧問 ●序言         自筆者從事專利工作以來,對這樣的申請人問題深感困擾:「誰是”所屬技術領域中具有通常知識者”?為什麼審查人員用一句話”所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成”就可以核駁我的專利申請?」。     筆者面對這個問題,通常回答:「基本上,”所屬技術領域中具有通常知識者”就是審查人員的標準。」,接著有些申請人問到:「可是看來審查人員並不懂我們的技術,怎麼可以當”所屬技術領域中具有通常知識者”來論斷我的專利申請呢?」,或者有些申請人問到:「怎麼審查人員引用其他領域的技術,也沒講清楚,就用一句話”所屬技術領域中具有通常知識者”來核駁我的專利申請?」     這類問題確實在審查過程中常常發生,而且,這個問題的本質為進步性的判斷基準。如果無法釐清,勢必讓申請人無法認同專利審查的結果。       ●我壹、我國專利法所定義之”所屬技術領域中具有通常知識者”      所屬技術領域中具有通常知識者,英文為Person Having Ordinary Skill In The Art,縮寫為PHOSITA。與其相關的我國現行專利法條文:     專利法第22條第4項有關進步性的規定:     「發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利。」     專利法第26條第2項有關發明說明的規定:     「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。」     以上兩條皆關乎於發明專利申請可否准予專利之專利要件。而這兩個要件的判斷把關者,皆為PHOSITA。PHOSITA除了在專利審查的過程中出現外,亦出現於專利侵害鑑定過程當中的均等論判斷上(李文賢,2001)。       然而,PHOSITA這個人到底是誰?他在專利申請案的審查過程中又起了什麼作用?   ●貳、PHOSITA是誰? … 繼續閱讀

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我們的技術方案可以申請專利嗎(下)

智.慧.廣.流.傳 我們的技術方案可以申請專利嗎(下)                                          張管青/技術顧問 ●序言            如果政策上已經想把我們的技術方案拿去申請專利,接下來,就是評估要申請專利的技術方案,有沒有機會拿到專利權。   ● 壹、專利權獲得的限制—先前技術       獲得專利權的基本門檻在於”專利權範圍不可把現有技術內容(先前技術)涵括進去”。     然而,先前技術是甚麼??           專利法的定義:先前技術為申請案在申請前已見於刊物或已公開使用,或申請前已為公眾所知悉的技術內容。在此定義下,先前技術是可被不特定人士找到的技術內容,而不是存在於某些公司內部的營業秘密,或者,某個人腦袋當中的想法。           先前技術的內容一般可透過幾條路徑搜尋: 1.     專利公開、公告資料庫:世界各國都有有關專利申請的公開/公告資料庫。大部分都有提供全文檢索,不過,全文下載的便利性各國均不相同。以我國來說,可在中華民國專利檢索系統當中檢索並下載免費的全文檔案,網址: http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm。  2.      期刊論文資料庫、書籍、報章雜誌等公開印行文章(網路版或紙本): 如中華民國期刊論文資料庫 (http://intra.tpml.edu.tw/cgi-bin/ncl3web/hypage51?HYPAGE=Home.txt)、各種技術期刊、技術報導。 3.      網頁資料:網際網路上的各類文章。 4.      產品與其相關資料:各種相關的產品拆解後的技術內容,產品說明書的技術內容等。       一般來講,前三項屬於資料庫的部分,大都可運用關鍵字與資料庫的特性進行檢索;第4項的產品與其相關資料一般則是產業界熟習產品的人士比較容易取得。所以,要找到與申請案較為相關的先前技術,由具有專利資料檢索技巧的專業人員以及企業內部人員協同進行,才會達到較好的效果。例如,企業內的技術人員提供擬申請專利之技術相關關鍵字,再由事務所進行檢索。此外,企業內部人員,另可提供現有的產品訊息供事務所參考。如此的合作,方能較恰當地呈現”先前技術”的真正內容。       此外,由於先前技術的內容與相關文獻數量的多寡,是以申請案的”申請日”為基礎。因此,申請專利時,盡量及早進行申請,就會讓先前技術的”量”盡可能降低,而其內容與申請案不同的可能性才會提高。如此,通過專利審查的可能性自然會比較高。       如果能確定先前技術的內容,我們的技術內容可否申請專利這件事情,就可進入下一階段的評估。 … 繼續閱讀

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我們的技術方案可以申請專利嗎(上)

智.慧.廣.流.傳 專利Q&A專欄-我們的技術方案可以申請專利嗎(上)                                                                                                 張管青/技術顧問 ●我們的技術方案,大部分都是使用現有的技術,這樣可以申請專利嗎??      相信,這樣的問題普遍存在許多中小企業主心中。          依據2011年中小企業白皮書所載,2010年臺灣中小企業家數約有124萬8千家,佔全體企業家數的 97.68 %。而中小企業所聘僱員工數,佔總受聘員工的71.63%。中小企業平均員工人數4.65人,一方面,要在有限人力下做好各項經營管理工作,另一方面,還要面對全球國際競爭,因而,要做好智慧財產權管理工作誠屬不易。何況,智慧財產權管理同時涉及技術、法律與管理等多層面的整合,沒有相當的專業是無法做好智慧財產權的管理工作,因此,實讓想管理智慧財產權的中小企業主困擾。於是,在有限的資源與資訊下,中小企業的智慧財產權管理,大多採取被動的管理模式,也就是,遇到智慧財產權相關問題時(例如,訴訟或者客戶要求)再進行即時管理。此種被動的智慧財產權管理模式,會讓中小企業喪失許多先機,專利保護即為其中之一。而有主動智慧財產權管理概念的中小企業,卻又常常面臨專業人力不足的問題。特別是專利管理方面,更需要專業人士的協助。在面對專利議題時,中小企業主常面臨的問題即為:我們的技術方案,大部分都是使用現有的技術,這樣可以申請專利嗎??如果不釐清這個問題,就會因為對專利制度的不明瞭而裹足不前。 … 繼續閱讀

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可專利性

智.慧.廣.流.傳 專利Q&A專欄 – 可專利性 蔡居諭 專利部主任 ● Q & A   某甲來函問道:「我打算申請一個台灣專利,專利內容是用有機酸A去控制○○○析出的顆粒型態和大小,可是經過初步文獻檢索發現,原來早在1953年有篇專利A已經提到類似的實驗步驟。但是先前技術的發明目的是要增加○○○的產量,而且使用的有機酸A也不同於我所使用的有機酸B,二者的化學式截然不同。專利A中不僅完全沒有提到有機酸B,也沒有提到任何有關控制○○○析出的顆粒尺寸和形態的方法,就此而言,我的發明提案將來是否有獲准可能?」   答覆:有可能獲准專利。   ● 說明   根據我國專利法第22條之規定,發明專利須具備三要件,包含產業利用性、新穎性以及進步性。   【產業利用性】 所謂產業利用性係指可供產業上利用而言,更白話的說法,凡是有被產業所製造或利用的可能,即具有產業利用性。產業利用性可概分為理論可行以及實際可行等二個層面,唯有二要件均成立方符合產業利用性的規定。所謂理論可行係指必須符合人類已知的自然法則,實際可行指的則是實際上可被人類所製造或利用。例如某專利申請案提出一種可包覆全地球的抗紫外線膜,用以隔絕對人體有害的紫外線,該提案雖然理論上可行,但依人類現有的科技水準顯然無法製造出可包覆全地球的抗紫外線膜,因此該發明提案並不具有產業利用性。   本案中,某甲的發明提案係使用有機酸B來控制○○○析出的顆粒尺寸和形態,理論與實際上均可行,因此符合產業利用性。  【新穎性】 所謂新穎性係指申請專利之發明必須是首次公諸於世。我國專利法第22條第1項規定,倘若申請專利之發明於申請日前(若主張優先權則指優先權日以前)已見於刊物、已被公開使用、或已被公眾所知悉者,不得取得發明專利。   所謂「見於刊物」係指見於不特定第三人可得閱覽之刊物,不論該刊物公開於世界上任一地方或以任何一種文字公開均屬之。即便是見於需付費始能下載之刊物,其仍屬於不特定第三人可得閱覽之刊物之範疇(詳參專利審查基準第2篇第3章2.5.2節)。   所謂「公開使用」係指透過使用行為而揭露申請專利之發明的技術內容,使該技術能為公眾得知之狀態。由於我國專利法係採「絕對新穎性主義」,因此前述使用行為的發生地無論是在國內或國外均將構成專利法第22條第1項所稱之「公開使用」。惟雖然有使用行為,但若該發明所屬技術領域中具有通常知識者僅能觀察其外觀而無從得知其構造、功能、材料或成分等任何相關之技術內容者,則不構成公開使用(詳參專利審查基準第2篇第3章2.5.3節)。   所謂「公眾」指的是不具保密義務之人,亦即倘若申請專利之發明係對負有保密義務之人展示或是被負有保密義務之人所知悉,仍不因之喪失新穎性。須特別強調,保密義務非指明文約定之保密義務,尚包含社會觀念或習慣上認為應負保密責任的默契保密義務,例如,公司所屬職員對於公司之事務通常負有保密義務(詳參專利審查基準第2篇第3章2.2.1節)。   本案中,先前技術既然通篇未提到本發明提案所使用的有機酸B,且未提及任何有關控制○○○析出的顆粒尺寸和形態的方法,因此本專利提案理應具有新穎性。   【進步性】 在確認申請專利之發明與先前技術具有差異而具有新穎性後,仍須進一步確認是否具有進步性。倘若該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之一份或多份文件所揭露之先前技術所能輕易完成時,則該發明不具進步性,有關進步性的判斷步驟請參照審查基準第2篇第3章3.4.1節。   其中,進步性的判斷步驟5的內容為:該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識,判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。因此,就本案而言,假設專利A為唯一與本案相關之先前技術,雖然專利A記載了與本案近似的實驗步驟,但僅記載有機酸A而未記載有機酸B。倘所屬技術領域中具有通常知識之人根據專利A並無法輕易完成「利用有機酸B達到控制○○○析出的顆粒尺寸和形態」,則本案將具有進步性。   … 繼續閱讀

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