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材料相關發明及其專利申請標的

智.慧.廣.流.傳 材料相關發明及其專利申請標的                                       蔡孟熹/專利工程師 (Photo by Kevin|CC BY-NC 2.0|rescaled from original) ● 前言   材料科學是二戰前後從船艦鋼鐵脆化的研究開始,逐漸獨立發展出的新興學科。材料性質的變化直接影響到產品本身的性能、產品壽命、應用等。材料科學涉及的範圍甚廣,關連到物理、化學、機械、電子、電機、光學、半導體等等。一種材料特性的改變或發明,可能改變整個產業的結構,也可能巨大地衝擊生活環境。2014年的諾貝爾獎得主中村修二,在2001年左右對於研發藍光二極體磊晶法(日本特許2628404號專利)的材料發明,僅獲得日亞化一萬日元(亦有報導指金額為二萬日元)的獎勵因而提出訴訟,實可見學界及產業界對於材料科學的影響力仍有低估的現象。以下將簡介材料科學對於生活的影響、專利法規對於材料相關發明的限制、以及材料相關發明的專利申請標的之界定。 ● 材料科學與生活中的實例   材料科學的研究,與其他眾多學科都有相互關連,用戲謔一點的說法,就是當產品出現問題時,如同鑑識科或是法醫,像驗屍一樣從微觀的觀點去檢視問題的來源,而找到下次生產、製作時的防治方法、或是找尋未來開發的方向。材料科學的研究方向包含「微結構」、「組成」、「製程」、及「性質」幾個方向。這些研究方向並非是平行關係,而是關聯的交互關係。比方說,以同樣的成份組成利用不同的製造方法來製作產品,例如鑄造、鍛造、擠壓、射出成形、3D列印等,在巨觀的角度來看,或許外觀的差異不大,但由微觀的角度來看,內部存在不同的微結構,例如不同大小的晶粒、不同的結晶結構等等。透過各種測試,不同微結構可能造成機械性質(例如,硬度、韌性)、熱性質(例如,熱傳導)、電性質(例如,電阻率、電導率、電子遷移率等)、光性質(例如,透光性、發光波長等)有所不同。   材料科學在於生活上無所不在,從考古學來看,從中國發現的越王勾踐自用劍(*註1、圖1)中,發現經過近兩千年的古劍並未鏽蝕。經分析,劍上被鍍覆一層10微米(μm)厚的鉻鹽化合物。這個防蝕的機制係來自於鉻離子(Cr3+、Cr+6)對鋼鐵的伽凡尼效應(Galvanic effect),藉由緻密的鉻氧化物保護內部的鋼鐵而避免繡蝕。這樣的原理,與罐頭馬口鐵是相同的,同樣的鉻鹽成份也應用在早期鐵窗所塗佈的防鏽紅丹漆中。但是,1990年代,六價鉻離子(Cr+6) 目前已被現代醫學證實為致癌物質。美國加州更曾因為太平洋瓦電公司(PG&E)在核電廠使用六價鉻離子(Cr+6)的防蝕漆,造成嚴重的水污染,而引發附近居民大量的罹癌等問題,被訴諸天價的賠償,最終PG&E需賠償的金額為3億3千3百萬美金。這段故事已在茱莉亞羅勃茲所演出的「永不妥協」(Erin Brockovich)中忠實地呈現。對此,在歐盟制定RoHS法規規範時,已將六價鉻明令禁止使用於家電產品的六種材質 (其餘的五種為鉛、鎘、汞、多溴聯苯(PBB)及多溴聯苯醚(PBDE))。   材料的選擇上亦會隨著需求而改變,以腳踏車為例,台灣早期由日本所輸入的富士霸王丸為例,材質上通常採用黑鐵,重量動輒超過30kg,主要使用在載貨上。隨著騎乘者需求的變化,腳踏車的材質改用為不銹鋼、鋁、鎂鋁合金、更高階的車款甚至採用碳纖維、石墨纖維(*註2)等,以符合質輕、又具有高強度的特性。又例如,音樂搭載的媒介,由黑膠唱片、LD、錄音帶、CD到今日數位的mp3等,但是黑膠唱片因為音質未經壓縮,始終有為數不少的客群喜愛,但是黑膠唱片容易因為受唱針刮損而造成無法繼續使用。為了改善這個問題,近期有廠商發表將鉬(Mo)金屬鍍覆在黑膠唱片表面的材料變革,以避免造成唱片表面的損傷、也不會使得唱針磨損(*註3)。   綜上所述,材料的研究在於對現今存在的問題,尋找利用材料改變的解決方法,以期更加符合生活的需求。因而,沒有什麼是「最好」的材料,只有在特定產品上「最適合」的材料。對於特定的產品製作出符合所需性質的材料、就是材料科學主要研究的項目。 ● 材料界所面臨的問題 一、研究與產業的落差   2000年前後興起所謂的奈米熱,主要是發現當材料尺寸縮減到奈米(10-9m,nm)等級時,奈米材料與本質材料在性質有明顯的差異。舉例來說,一個表面上若形成有奈米等級的微細突起,可以達到類似蓮花葉的的超疏水性,使灰塵、水霧難以覆著的自潔效應,又稱蓮花效應。又例如,在一般常識上石墨是黑色、不透明的,在奈米等級的石墨薄膜則是透明的。這些科學上的重大研究,都已發表在國際著名的期刊(註4)。但在論文發表時,主要陳述材料性質變化的現象、以及實驗的驗證方法等,且屬於實驗室的小規模生產,還沒有實際的應用在產品上。在此時,僅能推論產業發展的方向,且對工業上大量製作的良率、產率尚無法有效控制。 二、商品化的進展   材料對於產業的改變,有時相當急遽,例如,照明產業因為藍光LED的發明、量產,近十年大幅地取代了應用超過百年的白熾燈泡、冷陰極射線管。NAND Flash的快閃記憶體(如SD卡、SSD固態硬碟等),也幾乎取代了磁帶、磁碟、光碟等。但是,也有可能進展相當緩慢。以奈米熱主要研究的奈米碳管為例,奈米碳管的特性在特定的方向為良好導體,其電導率甚至是銅的一萬倍,但是在其他方向為半導體,可由外部施加電壓而控制,因而被認定為相當有潛力的材料。此外,由於奈米等級的碳薄膜為透明的。奈米碳管在當時被認為最可能是被做為透明導電層、應用於顯示器(註5)。然而,可能因為量產技術未臻成熟、或是成本上無法與一般的現行ITO競爭、抑或是顯示器的價格大幅滑落等問題,雖然三星、東元都有做出樣機,但是現今一般消費性市場中(以奇摩拍賣、PChome購物為例),在電腦螢幕、液晶電視的商品廣告中,並未發現特別標榜奈米碳管或是CNT-FED的產品。   近期,材料界最熱門的話題是石墨烯(Graphene),也就是單層石墨,同樣地的因為優異的性質受到注目,目前推論主要會在電池產業。目前也有許多團隊在研發,是否像藍光LED短期內改變整個產業鏈,值得繼續追蹤下去。投入材料的性質的研究需要花上大量的人力、心力及財力、但從材料的研究到工業化量產,可能時間上有一段不小的落差。加上初期產品的品質、製程穩定性還有待改善,這都可能造成對專利申請的忽略。 ● 現行相關專利法規 以下就台灣、中國兩地的專利法規,對材料相關發明的限制: 一、台灣發明專利   (一) 專利審查基準第2篇2-2-2定義1.3非屬發明之類型: 1. 自然法則本身。 2. 單純之發現。 3. 違反自然法則者。 4. 非利用自然法則者。 5. 非技術思想者 (技能、單純之資訊揭示、單純之美術創作)。 二、台灣新型專利 … 繼續閱讀

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商標之使用義務

歡迎造訪廣流新網站 www.widebandip.com 瀏覽本文章 智.慧.廣.流.傳TM 商標之使用義務 許為柔/商標部主任 ●前言     商標最主要的功能在於「表彰商品/服務來源,並與他人產生區別」,倘某人在取得商標註冊後不加以使用,將會使得商標喪失其商品/服務指向來源功能,更減少他人申請商標註之機會;若取得商標註冊人本身不使用商標,但卻憑藉商標註冊排除實際經營者之使用,如此一來,更與商標法第1條「保障商標權及消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展」所揭示之立法精神有違。故我國及世界各國對於「商標使用義務」皆訂有規範,大部分國家(包含我國)在商標申請提出或核准註冊時,不問商標是否已經使用,而是規範商標註冊後之一段時間內(3年~5年不等)需實際使用在商業行為上,否則他人可向官方提出商標撤銷/廢止程序(被動舉報);另外亦有國家(如美國、加拿大、菲律賓)採取商標申請人主動申報制度,申請人須在官方規定之特定期限內(如申請程序中、核准註冊前、註冊後等)主動申報商標使用情況,若未主動申報,商標申請或註冊將自動失效。     本文將討論我國商標法之法規規範、使用注意事項,並介紹主動申報商標使用國家之相關規定,以利申請人參考。 ●法規規範     按商標法第63條第1項第2款規定,商標註冊後有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」之情形,商標專職機關應依職權或據申請廢止其註冊,該款係在規範商標註冊之日起3年內從未使用或曾經有使用但停止使用已滿3年之情形。    由於商標未使用為消極事實,若由第三人舉證將非常困難,故申請廢止之第三人只要提出該「註冊商標未使用之合理懷疑」時,商標使用之舉證責任就轉移至商標權人,而所謂合理懷疑之情形,可舉證商標權人公司已解散之證明、市場調查報告、同業間之訪查報告等。商標權人在第三人提出3年未使用之廢止申請後,必須提出商標使用之證明,所謂商標使用係指商標法第5條所指之「商標標示於商品/包裝;持有、陳列、販賣、輸出/輸入商標商品;商標使用於與服務有關之物品;商標用於與商品/服務有關之商業文書/廣告)」並需符合:        (1)使用人主觀上必須為「行銷目的」而使用商標 及        (2)其使用在客觀上必須足已使相關消費者認識它是商標。    另外,若商標權人可證明未使用註冊商標有「正當事由」,則商標註冊可繼續維持有效,而正當事由為基於「事實上的障礙」或「不可歸責於己之事由」而無法使用註冊商標,其情形有可能有:        (1)藥品上市前需通過藥事主管機關審查核准,在審查完成前無法上市。        (2)海運斷絕原料缺乏、天災地變以致廠房機器有重大損害,而有不能開工或銷售等情形。 ●使用注意事項     申請人除商標註冊後三年使用之義務外,尚需了解商標使用之相關規定,以避免商標權人主觀上有使用,但因使用情形不符合商標法規範,而遭他人提起商標廢止程序。商標在使用時須注意使用之主體/客體與「整體使用」、「同一性」原則,茲分別說明如下:   【使用主體】      使用主體應為商標權人或其被授權人,若商標使用之主體非為商標權人或被授權人,則該項使用證據並不得作為註冊商標之使用。   【使用客體】      係指註冊商標及所指定使用之商品或服務,倘某商標註冊指定使用於「飲料」產品,但所提出之使用證據為商標使用在「電腦」上之照片,於此情形下,該照片並不能作為註冊商標之使用證明。   【整體使用】 … 繼續閱讀

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曼秀雷敦「DERM 3 COMPLEX」商標行政訴訟判決評析

智.慧.廣.流.傳TM 曼秀雷敦「DERM 3 COMPLEX」商標行政訴訟判決評析  鄭雅文/智權管理師 一、案情摘要 美商曼秀雷敦公司(以下簡稱「曼秀雷敦公司」)於民國100年5月11日向智慧局提出『DERM 3 COMPLEX』商標指定使用於第003類「洗衣用漂白劑及其他洗衣製劑、清潔劑、擦亮劑、洗擦劑及研磨劑、肥皂、香料、精油、化妝品、髮水、潔齒劑、護膚製劑、防曬製劑、肌膚用防曬製劑、防曬化妝品;…身體用清潔劑、頭髮用清潔劑」等商品,智慧財產局審查後認為,商標圖樣上的外文隱含「皮膚3單位複合物」的意思,說明多效活膚,獨有配方DERM 3 COMPLEX活膚因子,成分及功效如「全面防護:含小麥籽提取物,能防禦外在環境的傷害,預防肌膚老化」、「保濕修護:添加玻尿酸保濕成分,有解決乾燥、暗沉、疲倦等多種肌膚問題,提高肌膚修護能力」及「彈力醒膚:Q10彈力因子,維持肌膚健康光澤有彈性」,曼秀雷敦『DERM 3 COMPLEX』以作為商標,指定使用前述商品上,為所指定商品的成分或功效的說明,依核駁處分時商標法第23條第1項第2款及第24條第1項之規定,應予商標核駁之處分。 曼秀雷敦公司不服處分向經濟部訴願委員會、智慧財產法院、最高行政法院提起救濟,日前,最高行政法院裁定駁回,案件確定無法取得商標註冊。 二、法律問題 適用法條: 現行商標法第29條第1第1款規定(內容與修正前商標法第23條第1項第2款大致相同) 第二十九條  商標有下列不具識別性情形之一,不得註冊: 一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。 二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。 三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。 有前項第一款或第三款規定之情形,如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者,不適用之。 商標圖樣中包含不具識別性部分,且有致商標權範圍產生疑義之虞,申請人應聲明該部分不在專用之列;未為不專用之聲明者,不得註冊。 本案之爭點為: 1)商標圖樣『DERM 3 COMPLEX』是否具有「識別性」(先天識別性) 及 2) 『DERM 3 COMPLEX』是否經申請人使用取得「第二意義」(後天識別性) 本件商標圖樣,係由未經設計的單純外文及阿拉伯數字「DERM 3 COMPLEX」所組成,此外並無其他文字或圖形相佐;可見「DERM 3 COMPLEX」的商標圖樣,只是商品成分的說明。當商標不是單獨使用,而是與其他商標合併使用時,合併使用的資料亦得作為申請商標的使用證據,但申請商標必須在排除與其合併使用的商標,仍單獨具有識別性者,才可以註冊。 三、法院判決      … 繼續閱讀

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台灣商標廢止案(三年未使用)之舉證責任

智.慧.廣.流.傳 台灣商標廢止案(三年未使用)之舉證責任                                          許為柔/商標部主任 ●前言     「商標」具有表彰商品/服務來源之功能,消費者藉商標辨別欲選購之商品/服務,並作為下次購買與否之依據;業者藉商標銷售產品/服務,累積自身商譽。透過商標註冊,可防止他人仿冒、不當攀附之行為,並維持交易市場安全、促進工商業自由發展。若商標權人在商標註冊後不進行使用,則商標將喪失其功能,更會妨礙他人進入競爭市場之權利。        因此,商標法訂定了「商標使用義務」(第63條第1項第2款)-「商標無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。」然而,註冊商標所指定使用之商品/服務通常不只一項,在商標遭提出廢止申請時,商標權人是否須提出所有指定商品/服務之使用證明?或僅需提出一項商品/服務之使用證明,即視為有商標使用?商標專責機關又會如何認定使用證明合適與否?            本文將針對前述相關問題,逐一進行說明與介紹。   ●法條依據:   商標法第63條第1項第2款(舊法第57條第1項第2款) 「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限。」,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。   商標法第63條第4項(舊法第57條第4項) 廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者,得就該部分之商品或服務廢止其註冊。   ●智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決(過去認定基準):   智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決:「按商標法第57條第1項第2款,與同法第4項所規定之審查範圍不同,前者係指摘系爭商標全部未合法使用,後者則係指摘系爭商標部分未合法使用,在前者之情形,如商標權人已舉證證明有部分使用之事實,則被告(筆者註-即「智慧局」)即應駁回原告廢止之申請,反之,在後者之情形,如原告(筆者註-即「廢止申請人」)申請時系主張第57條第4項部分未使用,則被告即應一一審酌該部分是否確實有使用,俾決定其申請廢止是否有理由。…..」   由前述判決可得知,舊法第57條第1項第2款(現行法第63條第1項第2款),其所規範的是註冊商標在所有指定商品/服務皆未合法使用之情形,故,僅要商標權人提出任一項指定商品/服務之合法使用證明,即無該法條之適用。而同條第4項(現行法第63條第4項)則為部分指定商品/服務未使用之廢止規定(未使用部分之廢止),即商標權人需對於廢止申請人所指未使用之部分逐一提出使用證明,未提出證明或提出之證明不合法之指定商品/服務,智慧局得就該部分作出廢止處份。   ●99年度司法院智慧財產法律座談會決議(現行認定基準):   99年度司法院智慧財產權法律座談會決議:「第57條第1項第2條規定(現行法第63條第1項第2款)所稱「未使用」註冊商標,係指未使用於其所指定之各類商品或服務。商標權人僅提出其中一指定商品之使用證據,難謂已盡證明使用之責,應續令商標權人提出全部指定商品之使用證據,未提出其他商品之使用證據,應依商標法第57條第4項規定,就該部分之商品廢止系爭商標之註冊,其餘為申請不成立之處份。」   ●「舉證責任及效果」今昔對照表:   小結前述,商標權人舉證責任及效果差異如下表:       ●「使用證據」之認定:   … 繼續閱讀

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讚岐Sanuki商標評定之最高行政法院判決評析

智.慧.廣.流.傳 讚岐Sanuki商標評定之最高行政法院判決評析 周柏岳/智權顧問 ●案情摘要     「土三寒六」相傳為日本讚岐烏龍麵的製法特色。夏天(土)氣候較為濕潤,製麵時鹽和水的比例是一比三,冬天 (寒)較為乾襙,鹽和水的比例則是一比六,如此可使製作的烏龍麵條維持迷人的彈性與嚼勁。不過,烏龍麵競爭廠商不僅需在麵條的可口上一較高低,也需在品牌商標上彼此競爭。   本案上訴人為我國知名讚岐烏龍麵品牌廠商南僑化工,於民國87、88年間,以據傳是日本烏龍麵發源地之讚岐漢字、英文、平假名與片假名於麵食相關商品註冊商標,並於97-98年間延展註冊。其後評定人(本案參加人)日商樺島商事對此四商標提起評定,經智慧財產局審查評定成立,而訴願與智慧財產法院行政訴訟均維持原處分。   其中「SANUKI」商標,係由本案參加人以該商標有違註冊時商標法第37條第6款及現行商標法第23條第1項第11款規定申請評定。經智慧財產局(被上訴人)審查,認「SANUKI」商標有違前揭規定,以中台評字第970077號商標評定書為「SANUKI」商標之註冊應予撤銷之審定。上訴人提起訴願遭決定駁回,向智慧財產法院(原審法院)提起行政訴訟;經原審法院裁定命參加人獨立參加被上訴人之訴訟後,亦遭駁回。上訴人仍不服,乃提起本件上訴。上訴後,於日前經最高行政法院101年度判字第213號判決駁回上訴,維持原處分及訴願決定。     本文茲就「主要相關法條」、「判決理由摘錄」,以及基於本案商標實務見解,「企業品牌商標管理應思考事項」等節敘明如後。   ●主要相關法條:   ●     現行商標法(民國92年5月28日) ◆      第97條2項: 本法修正施行前註冊之商標,於本法修正施行後申請或提請評定者,以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。。 ◆       第5條第2項: 商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識,並得藉以與他人之商品或服務相區別。 ◆       第23條1項11款: 「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」不得申請註冊。 ◆       第23條4項: 有第一項第二款規定之情形或有不符合第五條第二項規定之情形,如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者,不適用之。 ◆       第52條: 商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者,利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。 商標註冊前,侵害他人之著作權、專利權或其他權利,於註冊後經法院判決侵害確定者,準用前項之規定。 ◆       第54條: 評定案件經評決成立者,應撤銷其註冊。但於評決時,該情形已不存在者,經斟酌公益及當事人利益後,得為不成立之評決。   ●註冊時商標法(民國86年5月7日) ◆       … 繼續閱讀

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從企業品牌管理風險論產地相關商標之維權與應變策略

智.慧.廣.流.傳 從企業品牌管理風險論產地相關商標之維權與應變策略                                          周柏岳/智權顧問 ●前言   就目前商標實務而言,以地名作為主要識別部分之商標如與產地相關,宜循產地「證明標章」與產品「團體商標」申請註冊。然證明標章與團體商標並非用以指示單一營業主體來源,證明標章由具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關申請取得註冊,團體商標則是由團體會員共同使用,二者均具有其公益性質,單一企業並無法獨享產地相關商標之專用權。 不過,部分單一企業或因過去舊法時期並無相關規定、或基於審查當時實務與使用證據,已取得產地相關商標之專用權;然依現行商標法之規定,這些產地相關商標於延展註冊或商標爭議時,將會面臨重大的挑戰。換言之,既然企業於過去取得的產品相關商標權基礎已然動搖,對於企業品牌管理也將帶來不可避免的風險。     ●法規歷史沿革與修法趨勢   於民國82年(含)以前修正之我國商標法,並未將產地誤信誤認之虞明文列為不予商標事由。同時,民國82年舊法第5條第2項規定:「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等,如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者,視為具有特別顯著性」。依其意旨,當時企業以產地相關商標布局作為品牌管理之一環,實無可厚非。 不過,自民國86年商標法之修正開始(第37條1項6款),即與現行商標法第23條1項11款同將「使公眾誤信誤認其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」明定為商標不得註冊事由。 同時,民國100年5月31日三讀通過、預定於今年6月間施行之商標新法第29條1項1款亦規定「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」不具識別性。 再者,民國92年修正之商標法已將「產地」納為證明標章的證明標的之一(第72條第1項)。在我國政府「一鄉鎮一特產」的政策理念下,產地「證明標章」與產品「團體商標」在我國農產特產產業中,亦具有相當之推廣成效。 綜而言之,觀乎產地相關商標在誤信誤認與識別性上之修法趨勢,以及產品相關證明標章與團體商標制度之逐漸完善,如今單一企業欲逕以產地名稱申請商標註冊已無可能,過去部分企業取得之產地相關商標權,則須重新檢驗分析。      ●單純以產地名稱作為主要識別部分之商標權維護與布局調整   商標指定商品若屬該產地名稱之知名特產或其類似商品,恐將不易維持在該指定商品上之商標權;如前所述,此類商標除有誤信誤認產地之虞,又即將有缺乏識別性之問題。此類商標即使未遭撤銷,預期之排他效力也十分有限。 近期案例為註冊於第30類之第109719號「讚岐」註冊商標,單純以知名日本烏龍麵產地香川之古地名「讚岐」於民國88年取得註冊商標;商標權人另已於87年間以讚岐之英文、日文平假名與片假名取得註冊於同類商品之商標權(第844819、844818、844696號)。此四商標後遭評定撤銷,上訴至智慧財產法院之行政訴訟(100年行商訴字第84/90/91/92號),仍維持原處分(未訴確定)。 若企業目前握有此類產地相關商標,且商品來源確為該商標所指產地,即宜儘早調整商標布局,並據以擬定未來品牌計畫,以避免商標權撤銷之後續品牌風險,例如因競爭者之泛用使此類商標與對應的品牌價值急速下滑。可能調整方式如以該產地相關商標為基礎,透過附加文字、圖樣或改為設計字來申請新複合商標,搭配合適之品牌營造活動進行品牌轉換與重塑。當然,如此作法旨在以較低成本維持並延伸品牌優勢或競爭力;當有爭議發生或不待爭議時,應儘早申請新複合商標預作準備。 倘若企業之商品來源並非來自此類商標所指產地,仍使公眾有誤信誤認產地之虞,即使重新申請複合商標,亦無法排除產地來源不符問題。解決之道很可能僅有重新申請全新商標,並搭配大規模的品牌活動,但其成本恐將相對攀高。   ●商標圖樣中僅局部包含產地名稱之商標權申請、維護與布局調整   若企業既有商標圖樣中僅局部包含產地名稱,或新申請之商標圖樣中欲加入產地名稱,只要另有圖案文字等其他要素構成商標,於爭議時較有機會排除產地誤信誤認之虞、以及新法實施後之識別性問題。 相關案例如國際知名之鞋靴、衣服產品廠商–美商K∙SWISS,其商標經年廣泛使用獲認為「著名商標」。上圖中之第1248962號商標指定於14類之「鐘錶及計時儀器;手錶」商品,原遭異議並於行政訴訟中遭智慧財產法院撤銷商標權,在最高行政法院99年度判字第1324號行政判決中廢棄原處分,有機會保住商標。 此商標圖樣中雖有SWISS文字,即國際鐘錶著名產地瑞士「SWISS」,但整體觀之,尚結合有「K∙」及斜紋盾牌圖樣,整體商標構圖文字,並非單純「SWISS」;復以K∙SWISS之識別性已達著名程度,足使相關消費者認識該著名商標本體所指涉之商品或服務來源,並無誤認誤信性質、品質或產地之虞。 循此意旨,若企業既有商標圖樣中僅局部包含產地名稱,並另結合圖案文字等其他要素,問題較為單純。 若企業目前握有此類產地相關商標、商標指定商品屬該產地名稱之知名特產或其類似商品、且商品來源確為該商標所指產地,應可排除誤信誤認產地之虞問題。重點則為搭配之附加圖案、文字、記號或其他商標構成要素,整體觀之是否具有識別性,或能否持續保有識別性。 倘若企業之商品來源並非來自該產地名稱所指產地,仍使公眾有誤信誤認產地之虞,即應移除該產地名稱重新申請商標;需面臨之考驗仍是新申請之圖案、文字、記號或其他商標構成要素組合,整體觀之是否具有識別性。   ●若為著名商標是否不受「產地誤信誤認之虞」規定之約束?   依最高行政法院99年度判字第1324號行政判決:「識別性有無,對判斷是否該當商標法第23條第1項第11款之事由,雖有影響,即使是著名商標,但若其所附加之圖樣文字,有致公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者,固不因係著名商標而免於本款之適用」。 因此,基本原則為著名商標仍應通過「產地誤信誤認之虞」規定之檢驗,尤其是企業商品來源與產地明顯不符之情形。但實際上是否會有「產地誤信誤認之虞」,筆者認為,仍應檢驗著名商標之著名程度。 例如,依據認定著名商標之八大參酌因素,判斷其著名程度是否已達該特定商品,如前述K∙SWISS商標著名程度是否可達「鐘錶及計時儀器;手錶」商品。若著名程度未達該項商品,意味著在該項商品上對相關消費者不具識別性,此時產地名稱仍將對相關公眾造成誤信誤認之問題。   ●結語 … 繼續閱讀

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商標法新法規定過渡期間之適用

智.慧.廣.流.傳 商標法新法規定過渡期間之適用                                                                                                                        許為柔/商標部主任 ●前言     商標新法已於去年(民國100年)5月31日經立法院三讀通過,並由總統於同年6月29日公佈,目前預定於今年(民國101年)7月間施行。本文將以智慧財產局(以下稱智慧局)公佈之「商標法新法規定過渡適用情形彙整表」為本,針對新舊法差異處及應注意之事項加以說明。   ●申請註冊動態、全像圖或其聯合式商標(新法§18): 【現行法】   無動態及全像圖商標申請之適用規定,將不予受理申請。   【新法】 Ø   施行前提出申請:申請日及優先權日皆以新法施行日為案件申請日及優先權日。(新法§108及§109Ⅰ) Ø   施行後提出申請:應按新法相關規定,依商標類型選擇非傳統商標註冊申請書,以載明申請人、商標圖樣及指定使用商品或服務之日為申請日(新法§19Ⅱ)。 Ø   智慧局預計於今年4月公佈新法施行後所適用之各項書表。   ●申請註冊氣味、味道或觸覺商標(新法§18): 【現行法】    無氣味、味道或觸覺商標申請之適用規定,將不予受理申請。 【新法】 Ø   施行前提出申請:不予受理。 Ø   施行後提出申請:應按新法相關規定,依商標類型選擇非傳統商標註冊申請書,以載明申請人、商標圖樣及指定使用商品或服務之日為申請日(新法§19Ⅱ)。   ●主張國際展覽會優先權(新法§21): 【現行法】 無國際展覽會優先權之適用規定,將不予受理申請。 【新法】  Ø   施行前提出申請:不予受理。  Ø   施行後提出申請:展出日早於新法施行日前6個月:不予受理優先權主張                                                … 繼續閱讀

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兩岸商標協處作業要點摘示

   智.慧.廣.流.傳 兩岸商標協處作業要點摘示                                                          許為柔/商標部主任 ●前言     鑒於兩岸經貿往來頻繁,台商之商標、企業名稱在大陸地區遭搶註或遭仿冒侵權之新聞時有所聞,為保障台灣地區人民之權益,兩岸於2010年6月29日簽訂「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」。協議中明訂兩岸應建立協處機制,期待透過溝通平台以協商方式解決商標保護及爭議相關議題。故智慧財產局特訂定「兩岸商標協處作業要點」,以資適用。           以下為該作業要點之介紹:   ●適用對象           台灣地區之政府機關、法人、團體及個人         大陸地區之台資企業 *台資企業之定義:台灣地區法人、團體或個人赴大陸投資或轉投資之事業。 (資格將視案情認定)*   ●請求要件   需符合下述全部要件,方可向智慧局提出協處請求。     遭惡意搶註商標、企業名稱、商號名稱或遭仿冒侵權等     請求人需已依循大陸地區法令進行救濟程序   案件仍繫屬工商總局所轄機關 *所轄機關:商標局、商標評審委員會及縣市工商局。*   … 繼續閱讀

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商標行政判決要旨

智.慧.廣.流.傳 商標行政判決要旨                                           許為柔 商標部主任 ●大綱                     1.消費者並非侷限於已接受該商品或服務之人           2.商標混淆誤認之判斷           3.據以核駁商標到期未延展,有情事變更原則之適用           4.未審結之異議案,非屬廢止案之「正當事由」合法抗辯           5.商標之使用影響近似判斷 ●消費者並非侷限於已接受該商品或服務之人   裁判字號:最高行政法院100年度裁字第828號裁定   裁判日期:100年3月29日   裁判要旨:所謂「消費者」,係指已購買及將購買該商品或服務之人,故不論為「一般消費者」亦或是「相關消費者」,皆仍係指有意願使用相關商品或服務之人,且商標法所欲保護之消費者,絕非僅指已接受該商品或服務之人,對於可能之消費者、未來之消費者,均係商標法所欲保護之對象。   相關法條:商標法第23條第1 項第13款   ●商標混淆誤認之判斷   裁判字號:最高行政法院100年度判字第520號   裁判日期:100年4月14日   裁判要旨:系爭商標與據以異議商標二者使用之文字復均為外文,非我國人習用之文字,自無從期待所有國人於購買時均能正確發音,進而正確區辨。   有無混淆誤認之虞係以系爭商標於異議審定時之事實為判斷基準。   商標異議制度係藉由公眾之審查,使商標之註冊存有商標法應不准予註冊事由,得經由第三人之異議程序加以撤銷其註冊,為商標法所明定商標註冊得予撤銷程序。上訴人申請系爭商標之註冊,依法自應接受異議程序之審查。自無從以被上訴人准予系爭商標註冊,即認有信賴保護原則適用而不得依異議程序撤銷系爭商標。        … 繼續閱讀

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商標法修正草案摘要

智.慧.廣.流.傳 商標法修正草案摘要 許為柔 商標部主任 周柏岳 智權顧問  ●前言   「商標法修正草案」已於100年5月31日經立法院三讀通過。(參考智慧財產局公告資訊立法院三讀通過「商標法修正草案」及商標法修正草案立法院經濟委員會審查通過)   雖然尚未公告施行日期,且相關配套措施包括商標法施行細則、海關執行商標權保護措施、提供侵權資訊及調借貨樣實施辦法、標示原產地為台灣製造之證明標章辦法等相關子法及審查基準等,仍待智慧局研擬修訂中。但因本次通過之商標法修正草案,涉及多項制度變革,既有商標之權利人與新商標之申請人仍應儘早瞭解內容,預作未來公告施行後商標佈局操作之準備。   本文「商標法修正草案摘要」主要根據「1000531商標法修正草案條文對照表三讀通過版」節錄其重點並補充說明;前十項為智慧財產局特別發佈者,後三項為筆者特別摘錄: (1)擴大商標註冊保護客體; (2)明定商標之各種使用行為態樣; (3)廢除註冊費分二期繳納之制度; (4)增訂商標權人同意並存註冊之限制要件; (5)增訂非因故意未能遵守註冊費繳納期間之復權規定; (6)增訂申請評定或廢止他人在後商標時之舉證責任; (7)修正損害賠償相關規定; (8)加強著名商標之保護;限縮非著名商標之擬制侵權態樣; (9)明定海關執法相關規定; (10)明定產地證明標章及產地團體商標等相關規定,及侵害證明標章權的刑罰規定; (11)增訂國際耗盡相關規定; (12)明訂商標授權態樣;及 (13)增訂展覽會優先權相關規定。   (1) 擴大商標註冊保護客體 (修正條文第18條規定)   參酌商標法新加坡條約(STLT),國際間已開放各種非傳統商標得作為註冊保護之態樣。   為順應國際潮流,並保障業者營業上之努力成果,修正條文開放「任何足以識別商品或服務來源之標識」,皆能成為商標法保護之客體。   例示商標得由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態(motion marks)、全像圖(hologram marks)、聲音等之標識,或其聯合式標識所組成。   商標保護之客體不限於前述例示之情形。 … 繼續閱讀

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