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歐盟註冊商標之管理(下篇)

智.慧.廣.流.傳 歐盟註冊商標之管理(下篇)                                       許為柔/商標部 主任 ●前言   歐盟註冊商標之管理(上篇)已對於註冊商標之使用、商標權之行使、商標監控、商標侵害之因應措施進行介紹,本篇將針對「商標權利管理」及歐盟商標常見之「使人誤導之付款通知」進行介紹。   ●商標權管理 歐盟商標註冊後,商標權人可為之管理行為有商標權利延展、商標權轉讓/授權及變更註冊商標資訊等,所有的商標權利之變更都將會公告在「歐盟商標公佈欄」(Community trademarks bulletin)中,任何人皆可查找到。   n   商標專用期屆滿    歐盟商標註冊後,將有10年的保護期,該期限可被不限次數進行延展(一次延展10年)。每10年期限屆滿前,商標權利人將面臨是否再次延展商標專用期之問題,然而,這個問題的答案將視權利人之策略而定,權利人可有下列三種選擇: Ø 進行延展(renew) 若該註冊商標仍在歐盟進行使用,應向官方提出延展申請,延展申請僅需提交申請書及繳納費用,該商標便可再獲得10年商標專用權。 ² 延展申請提交時間點:     商標10年專用期間到期前6個月可開始進行延展,最晚至專用期滿日當月月底;若能未於10年期滿前(延展申請期間)提出延展申請,仍可於到到期日當月起算6個月內進行申請(延展申請延遲期間),但必須多支付25%之延展費用。 Ø 轉換為國家商標(convert) 若商標權利人僅欲在特定的歐盟會員國(而非整個歐盟)延展商標權,可向官方提出歐盟商標轉換成國家註冊(national registration)之申請。 Ø 放棄(abandon) 若商標權利人將不會在 歐盟地區繼續使使用該商標,便毋須向官方提出商標延展請求,那麼在商標權利到期後,該商標即會自動失效(expire)。 n   註冊商標資訊變更    在商標註冊後,官方有可能會直接聯繫商標權人,或第三人欲與商標權人聯繫商業合作等情況,倘若官方資料庫登錄之資料不正確,官方或第三人即無法聯繫權利人,如此一來,商標權人有可能會錯失其權益,是若註冊商標之商標權人名字、地址或聯絡資訊有所變更,建議應向官方進行資訊變更申請。   n   註冊商標轉讓及授權    … 繼續閱讀

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歐盟註冊商標之管理(上篇)

智.慧.廣.流.傳 歐盟註冊商標之管理(上篇)                                       許為柔/商標部主任            ●前言 歐洲共同體商標(Community Trademark,以下簡稱「歐盟商標」)之特點為:一申請案可於歐洲28國生效,節省逐一在各國提申之費用:採「形式審查」制度,從提出商標申請到取得註冊證書僅需6~8個月,縮短商標確權時程,是申請人對於歐洲市場,大多傾向選擇歐盟商標來保護其權益;惟商標獲准註冊後,是否可自此高枕無憂?答案當然是否定的,商標權人除自身商標使用義務外,尚須注意他人之商標申請是否與自身商標註冊產生衝突、監控他人商標使用是否侵害自身商標權、該如何行使商標權、商標權到期是否應繼續延展等議題,其所需關注的事項並不少於商標申請程序所需留意的,是本文將以歐盟商標局(OHIM)網站上之<當商標註冊後>(Trade marks once registered)專頁資訊為依據,提醒各項應注意事項之內容,以期能作為歐盟註冊商標權人之管理參考。      ●告知他人商標已獲保護 建議商標權人明白告知他人商標已註冊並且受到保護,此作法可阻止部分可能之侵權行為,亦可使得商標權人在後續訴訟中較容易主張權利。 申請人可標示「®」於商品/服務上,告知他人該商標已經獲准註冊,受到商標法之保護,同時商標權人亦可標示歐盟商標註冊號於獲准註冊之商標圖樣下;但對於尚未獲准註冊之商標,則不可使用「®」符號於產品/服務上,此項行為在某些國家是屬於刑事犯罪(criminal offence)。   ●使用註冊商標 任何權利都附隨著義務,商標之註冊賦予商標權人強而有力的工具,使商標權人可藉著獨佔該商標來在市場中建立「品牌識別性」。然而,商標局賦予商標權人之商標獨佔權有其目的性,否則該獨佔權將有可能被排除。商標局賦予商標權是為了使商標權人可藉其註冊商標區別其與市場競爭者之商品/服務。因此,商標權人之商標必須在市場上使用,若商標權人不使用商標,第三人可以基於「商標未使用」向歐盟商標提起商標「撤銷程序」(cancellation process)。依據歐盟商標法規定,商標在註冊後5年內必須在歐盟市場「真實使用」(genuine use),並商標之使用亦不可中斷超過5年。   ●行使商標權 實施註冊商標之權利在品牌建立中是一個非常重要的環節,假設商標權人怠於實施權利,該註冊商標之有效性將會被質疑,並且有可能會使品牌失去價值。 為有效行使註冊商標權,商標權人必須注意: n   確保商標註冊在正確之商品及服務上 n   保持警覺。註冊商標將使競爭者知悉商標權人擁有商標權而有所警惕,然而,假設有第三人在未經商標權人之同意下,使用相同之註冊商標(或近似商標),是否採取任何動作阻止其繼續使用,其取決於商標權人之決定。 n   監控他人是否註冊/使用相同/近似之商標 n   即時採取因應措施   ●商標監控 … 繼續閱讀

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美國關於「外文」商標之混淆誤認的審查規定

歡迎造訪廣流新網站 www.widebandip.com 瀏覽本文章 智.慧.廣.流.傳 美國關於「外文」商標之混淆誤認的審查規定                                       丁俊萍/中國專利代理人         ●     前言 商標法要保障的除了商標權人的商標權之外,還要顧及消費者利益。當商標權人以外之第三人使用商標,可能造成商品/服務相關消費者混淆而誤認商品/服務之來源,亦即消費者已無從藉由商標來正確識別商品/服務來源,則該第三人使用商標之行為即應予以禁止。因此,混淆誤認的禁止一方面是確保商標識別功能的必要手段,另一方面混淆誤認也是禁止第三人使用商標的範圍限制。本文將討論美國商標審查手冊(Trademark Manual of Examining Procedure,簡稱TMEP)關於「外文」商標之混淆誤認的審查規定1。   ●     外語均等論(doctrine of foreign equivalents) 關於混淆誤認之虞的判斷,外語均等論(doctrine of foreign equivalents)通常適用的情況是,一個英文商標的所有內容都是英文,而另一個外文商標的所有內容則都是外文。在Mary Kay Cosmetics, Inc. v. Dorian Fragrances, Ltd.一案2中,上訴委員會指出:若已經出現英文商標使用或註冊在某些商品/服務,則其翻譯的外語字詞不會被准予註冊,因為那會被合理的推定為出自相同的來源。   因此,在外語均等論之下,一個外語字詞,且該外語字詞是來自於明顯數量的美國消費者熟悉的語言,與其英語同義詞的註冊案之間可能被認為會有混淆誤認之虞。   商標上訴委員會(Trademark Trial … 繼續閱讀

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美國商標局對於商標欺瞞行為之實務探討

智.慧.廣.流.傳 美國商標局對於商標欺瞞行為之實務探討 Fraud on United States Trademark Office 關濱莉(Binli Guan)著 劉蘊文/國際部主任 譯 ●摘要   與台灣註冊主義之制度不同,美國商標制度採取使用主義,申請人須以實際使用或有使用意圖為基礎提出申請。若商標已在美國使用,申請人於申請時須提出使用證據及聲明書;若申請人係基於在美國有使用意圖而提出申請,則須於收到核准通知(Notice of Allowance)後於規定之期限內提出使用證據及聲明書,否則申請案即視為放棄。取得註冊之後,商標權人也不能怠於商標使用,在註冊後第5年至第6年間須以實際使用的商品或服務提出使用宣誓書及使用證據以維持註冊之有效性,於第9年至第10年間辦理商標延展時亦同。然而,若申請人或商標權人提出聲明書或使用宣誓書時有不實陳述之情況,例如:聲稱將商標使用於指定之商品或服務上,但實際上並未使用或僅使用於部分之商品或服務上,則可能構成欺瞞行為,導致商標註冊被撤銷。   本文藉由美國法院判決實務介紹商標欺瞞行為之相關概念與構成要素,整理出美國實務上對商標欺瞞行為判斷基準之演變,藉以探討如何避免在商標申請或維護過程中產生欺瞞行為,使台灣商標申請人及商標權人有所依循。   關鍵字:欺瞞行為、商標申請、商標維持、使用宣誓、聲明書、Fraud、Statement of Use、Section 8 Declaration、Trademark Renewal、Trademark Cancellation   ●壹、何謂「欺瞞行為」?   根據美國聯邦商標法1 (下稱商標法)第14條第3款規定,若商標經由不實手段而註冊,則該商標可隨時被撤銷。 更具體說明,美國商標審理與上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB,下稱委員會)會考量下列情形: 一、        是否提供不實聲明; … 繼續閱讀

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淺談歐盟商標居先權(Seniority)

  智.慧.廣.流.傳 淺談歐盟商標居先權(Seniority)                                       許為柔/商標部主任 ●     前言   「居先權」亦稱「在先權」(Seniority),為歐盟商標申請系統中的特有制度。常有申請人誤以為「居先權」即為「優先權」(Priority),事實上,兩者為完全不同的概念,其主張的要件、時間點及制度設計的目的皆不盡相同。對於擁有眾多歐盟國家註冊商標之申請人而言,利用居先權制度將使大幅節省歐盟商標權之維持費用及人力成本,故期望藉由此文能使申請人理解並善加利用該制度。   ●     居先權的概念   當一商標權利人在歐盟會員國擁有早於歐盟商標(CTM)之國家商標註冊案時,其可於歐盟商標提出申請時或註冊時向官方(OHIM)提出居先權主張之請求。  主張居先權主張之效果為「當歐盟商標獲准註冊時,該歐盟商標於被主張居先權之國家,其註冊日將追溯至國家註冊案之註冊日期,其餘未主張之國家,其註冊日將為歐盟商標之註冊日。」  舉例說明,若依申請人在德國、英國、法國分別在1990年、1992年及1995年已經各別取得國家註冊,而後於2012年提出歐盟商標申請案並主張上述國家之居先權,則於歐盟商標獲准註冊時,該歐盟商標在德、英、法之註冊有效日期仍將維持為1990年、1992年及1995年,其他國家之註冊日將為歐體商標之註冊日。   ●     主張要件及時間點   <主張要件>     1) 商標圖樣相同     2) 申請人相同     3) 歐盟商標之指定商品/服務需與國家註冊案相同或包含於國家註冊案中     4) 當居先權被主張時,國家註冊案必須為有效之註冊案 <主張時間點>     1)  申請歐盟商標時     2) 歐盟商標申請後2個月內     … 繼續閱讀

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美國商標之申請基礎及使用證明

智.慧.廣.流.傳 美國商標之申請基礎及使用證明                                                                                                    許為柔/商標部主任 ●前言              世界上絕大多數國家之商標申請制度為「註冊主義」(First to register),意即先向官方提出商標申請之人有權取得商標權,而不問商標於註冊時是否已經使用(台灣亦採此原則)。然而,美國所採行的是另一制度即「使用主義」(First to use),除了在相同商標先後提出申請時,先使用商標之人可獲得商標註冊外,法規更規定商標權人有主動向官方呈報商標「使用情形」之義務,申請人若未呈報或呈報內容不實,將有可能使商標無法註冊或註冊遭到撤銷,申請人不可不慎。        故,本文針對美國商標特有之各種「申請基礎」(Filing basis)及「使用宣誓及證明」(Statement of use and specimen)個別進行介紹,並對於申請人應注意之事項加以提醒。 ●申請基礎(Filing basis)概述:   共有4種,可選擇單一或多個基礎作為申請基礎:   ●1(a) 已在商業上使用(Use in commerce)     係指商標1)已經在美國為商業上的使用 並 2)已使用在所有指定商品/服務上,     提出申請時必須告知官方:第一次使用商標日期(在任何地方及美國) 及 使用證明。 ●1 (b) 意圖使用(Intent to … 繼續閱讀

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歐盟商標異議制度

智.慧.廣.流.傳 歐盟商標異議制度                                          許為柔/商標部主任 ●前言:       自1996年歐盟商標制度開始實施後,因該制度具有「一申請多國生效」及「形式審查」之特性,相較於以往逐一向歐盟會員國提出申請之方式,在申請費用及時間上皆大幅降低,故該制度相當受申請人歡迎,申請案量逐年攀升,目前每年之新案申請量逼近10萬件。         然而,因歐盟商標官方採「形式審查」制度,意即官方並不會主動檢視新商標申請案是否與資料庫中之在先註冊產生近似或衝突,而是將商標申請案公告大眾周知,由在先權利人自行檢視該商標是否會損及其權利,再決定是否對於該商標提起異議程序(Opposition Procedure)。因此,異議程序在歐盟商標申請案並不罕見,申請人若能在事前對於該程序有初步的認識,在遭受異議時便能從容應對,思考出對企業最有利的決策。         本文係根據歐盟商標局網站所公布之異議程序大綱及手冊為本,介紹歐盟商標之異議程序進行方式。   ●歐盟商標申請程序流程圖:       ●歐盟商標異議程序流程圖:                ●異議申請:             歐盟商標申請案在官方形式審查完畢後,將進入為期3個月之公告期間。在此期間內,任何人認為該商標申請將損及其在先權利,將可向官方提出異議程序(Opposition)。     當歐盟官方收到第三人對於商標申請案提出異議申請時,官方會立即發下異議通知函(Notice of opposition)通知商標申請人。   ●資格確認:            歐盟官方將會檢視該異議申請是否符合所有法律規定之要件。一般而言,常見的資格不符有以下兩種情況: l     絕對要件的欠缺:異議期過後不能修正之缺失。例如:異議申請書中未明確指出欲對哪件商標申請案提出異議。若異議申請人未能主動於異議期間內向官方提出補正,則該異議申請將被視為不符合資格。 l     相對要件的欠缺:異議期過後可以修正之缺失。歐盟官方將會要求異議人於2個月(不可延長)期間內補正,若未補正異議申請將被官方駁回。 … 繼續閱讀

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