非傳統商標

非傳統商標審查基準修正草案之修正重點

智.慧.廣.流.傳 非傳統商標審查基準修正草案之修正重點 周柏岳 智權顧問   商標法新法預定於101年7月1日施行,依其第十八條第一項規定:「商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成。」即新法已擴及保護客體至所有具有識別性之標識,不限於例示態樣。 因此,有關非傳統商標之審查基準,現行「立體、顏色及聲音商標審查基準」顯已無法涵蓋未來所有商標態樣。耑此,智慧財產局修改「立體、顏色及聲音商標審查基準」,並已於101年5月12日預告「非傳統商標審查基準」修正草案(下載:非傳統商標審查基準)。修正內容包含架構調整、非傳統商標共通事項、立體商標之商標圖樣與功能性判斷、顏色商標之功能性、聲音商標之商標圖樣與功能性判斷、動態商標與全像圖商標之申請及審查事項、其他非傳統商標及聯合式非傳統商標申請事項等。茲就前述修正內容重點簡要分述如下:   ●架構調整   非傳統商標審查基準修正草案之架構,首先說明非傳統商標申請與審查之重要共通事項,後就各種非傳統商標之申請與審查事項、相關智慧財產權實務問題細部說明。非傳統商標之共通事項部分,主要包括:(一)商標表現方式(商標圖樣、商標描述及商標樣本);(二)識別性;(三)功能性等。本基準修正草案除了對新法例示之立體、顏色、聲音、動態、全像圖商標之申請與審查事項進行說明外,亦對新法未予例示之「其他非傳統商標」及「聯合式之非傳統商標」論述說明。最後,本基準修正草案仍包含非傳統商標與其他智慧財產權之競合,此章節源自於現行非傳統商標審查基準「立體商標」專節,本次修正後將成為所有非傳統商標共通適用之規定。   ●非傳統商標共通事項   ●         商標圖樣、描述及樣本(2.1) ○ 依新法第十九條第三項規定,商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現。然對於非傳統商標而言,其構成要素與使用態樣有其本質上之限制,並無法單獨以傳統商標靜止圖樣,表現其真實之商標型態。因此,對於各種非傳統商標而言,就商標圖樣部分將有其個別規定,並藉由商標描述輔助商標圖樣,以及以樣本重現其真實商標,俾利於審查之進行。 ●         商標圖樣以虛線表示 (2.1.1) ○ 商標法施行細則(修正草案)第十三條第二項明定,商標圖樣得以虛線表現商標使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣,並於商標描述中說明。該虛線部分,不屬於商標之一部分,無須聲明不專用。 ●         功能性(2.3) ○ 所謂功能性,指特定的商品或服務之設計或特徵(例如商品形狀、商品包裝、聲音、顏色或氣味等),就商品或服務的用途或使用目的來說,為不可或缺,或會影響商品或服務的成本或品質者而言。 ○ 功能性包括實用功能性及美感功能性,依法均不具識別性。 ○ 美感功能性與商品/服務裝飾性之差異: – 美感功能性: 使用某設計特徵係為達到一定功能上的目的,應以該商標係發揮商品或服務功能所必要(新法第三十條第一項)核駁其註冊。但是,由於具美感功能性之標識應保留給同業使用、不應為一人獨占,故基於公益考量,此類標識無法藉由商標使用取得後天識別性。 – 商品/服務裝飾性: 設計特徵純粹用以裝飾美化,而沒有其他的作用,且裝飾性缺乏區別與指向來源之商標功能,應以該商標僅由其他不具識別性之標識所構成(新法第二十九條第一項第三款)。不過,僅具裝飾性之商標若經使用成為相關消費者區別來源之交易標識,仍可取得後天識別性。   ●立體商標之商標圖樣與功能性判斷   ●         … 繼續閱讀

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論動態商標之法律保護- 以我國審查實務與國際案例為核心(下)

智.慧.廣.流.傳 論動態商標之法律保護- 以我國審查實務與國際案例為核心(下)                                          周柏岳/智權顧問 ●3. 動態商標之審查要件     有關動態商標申請之各項審查相關規定尚待公告。不過,商標法修正草案第十九條第三項規定:「商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現。」同時,商標法修正草案條文對照表說明22:「爲明確註冊商標之權利範圍,必須輔以商標描述或客觀上足以使第三人易於理解且具有持久及再現可能性之樣本,以作為商標圖樣之補充,例如申請註冊動態商標,除以商標圖樣表示外,尚須提出商標描述及檢附存載該動態影像之光碟片。」     也就是說,審查動態商標所需之形式要件,已可窺見「商標圖樣」、「商標描述」及「存載其動態影像之光碟片」等三者。而就實質要件而言,除了識別性之議題外,如先前章節提及者,尚有涉及功能性、近似判斷與公益等其他衍生問題。以下將就前述章節說明之動態商標類型與所含動態類型,分別討論動態商標之形式要件、實質要件,以及可能衍生問題之思考面向。 3.1 形式要件 3.1.1 動態商標之商標圖樣 就「商標圖樣」部分,國際間如美國專利商標局之作法係可接受(1)動態影像中某單一時點之畫面圖樣;或(2)至多五張不同時點之靜態畫面圖樣23。二者皆須達到足以表達最佳商業印象(commercial impression)之要求24。而參考我國其他非傳統商標如立體商標之相關規定,如商標法實施細則第十一條第二項規定:「為明確表現立體形狀,申請人得同時檢附五張以下不同角度相同比例之視圖或樣本。」   其中,單一時點之靜態圖樣是否足以代表動態商標所含的主要構成要素之動作、位置、外觀或相對關係上之狀態變化,並滿足識別性之要求? 相較於歐體動態商標案例動輒數十張之靜態商標圖樣,比照美國動態商標規定之五張、或我國立體商標相關規定之五張以下是否合理?   此外,每一靜態商標圖樣之擷取時點,是否需規定僅能採「等分割時點」或「自選特徵時點」擷取之靜態商標圖樣? 由於人類之動態視力有其限制,「等分割時點」時點之最小時間間隔是否需要有所限定,例如不得超過三十分之一秒? (目前電視畫面之每秒畫面更新率約為秒25~30幀25,即每個靜態畫面之時間間隔為1/30~1/25秒)   動態商標之商標圖樣張數、擷取時點、及不同類型動態商標之可能差異與案例介紹,分由下列各節進行說明。本文另特別介紹美國動態商標案例之「灰階」問題,針對如何滿足我國修正條文第十九條第三項規定進行討論。   至於,有關動態商標之靜態商標圖樣中「不主張權利」部分,應比照商標法施行細則第十一條第三項規定辦理:「前二項立體形狀包括不主張權利之部分者,應使用實線描繪主張權利之部分,另以虛線表示不主張權利之部分,並聲明不專用。」   3.1.1.1      張數限制 前述張數限制問題,應當回到近年來逐步擴大商標註冊保護客體之修法要旨予以考量。為能順應網路世代之多媒體潮流下瞬息萬變之商業活動,保護業者為行銷之目的所為之各種創意結晶,實無理由以行政制度限制商標申請態樣的無限發展。緣此,似不應對動態商標之靜態商標圖樣張數予以限制。不過,過多的靜態商標圖樣張數無疑會造成審查上之負擔,例如下圖為英國電信申請之英國第2235348號動態商標,包含286張靜態商標圖樣,或者如前述「產品廣告類」動態商標動輒數十張靜態商標圖樣。此問題或可視未來修正草案公告實施後之申請狀況,透過張數與費用基礎之連動,制衡提交過多靜態商標圖樣張數者。                      至於能否提交單張或張數較少之靜態商標圖樣,則視能否於單張或少量靜態商標圖樣中表現動態商標之「動態」,以符合商標法修正草案第十九條第三項「清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解」之規定。檢視先前章節分析之各種動態之狀態變化,以及所蒐集之動態商標案例得到結論為:若依動態商標所含構成要素之「動態」(即動作、外觀、位置與相對關係上之狀態變化),在不同時點上(1)「商標圖樣上之視覺呈現並無不同」;(2)單張商標圖樣即可滿足清楚界定其「動態」之需求二條件下,即可接受單張靜態商標圖樣;惟須繪製出該構成要素之必要輔助線條,使商標圖樣清楚明確、完整客觀、持久及易於理解。   案例一:單純位置變化。美國2373655號動態商標「跳跳豆」,下方平面固定不動、構成要素豆子位於一虛線路徑的右側末端;該路徑清楚呈現豆子由左側高處彈跳到下方平面上,再向上彈跳到右側高處。類似狀況之動態商標申請時,須於商標圖樣上繪製出該構成要素之移動路徑,且該構成要素須位於其路徑上。                            … 繼續閱讀

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論動態商標之法律保護- 以我國審查實務與國際案例為核心(上)

智.慧.廣.流.傳 論動態商標之法律保護- 以我國審查實務與國際案例為核心*(上)                                          周柏岳/智權顧問 ●摘要     我國「商標法修正草案」已經立法院三讀通過,首次將動態商標納入商標法保護;未來各相關子法與配套措施之擬定方向,實為各界關注之焦點。尤其,我國為華文世界中率先保護動態商標者,爾後我國動態商標之相關實務,顯然將成為華文世界中之重要參考指標。然而,動態商標之構成元素除了「動態」之外,可能涵蓋傳統及非傳統商標構成要素之組合,其類型與複雜度能居所有商標之冠;既有商標型態之審查與判斷方式是否一體適用,預期將面臨一定程度之考驗。此外,相較於其他型態之商標,國際間對於動態商標之審查尚未累積足夠之案件數量,對動態商標之特殊處與爭議點亦未形成一致性之審查與判斷流程;同時,各種動態商標保護衍生之問題仍隱而未明,國際調和之階段更屬遙遠。本文首先將藉由國際動態商標案例之歸納分析,找出動態商標之「主要構成要素」及「動態」之意義,並據以重新解析動態商標之定義與類型;其次以我國審查實務及美國與歐體案例分析為主軸、輔以國際間動態商標之法律實務與理論見解,探討動態商標審查上之形式要件、識別性、功能性、近似判斷與相關議題,兼就動態商標之商標使用證據與權利範圍可能衍生之問題,提供可思索之面向;另外,並擬藉本文之研究,提供商標專責機關未來訂定審查基準之參考。   ●前言   各國商標法之歷年沿革,乃基於因應國際社會演進及商業競爭型態變遷之必要。不論已否受到商標法保護,動態商標(motion marks)近年來之崛起,無疑與資訊產業快速發展及影像處理技術普及化息息相關。全球網路世代之多媒體潮流下,企業間開始頻以「視覺導向」行銷方式強化品牌印象;同時,在日本特許廳對企業的問卷調查1,以及近年間的動態商標申請概況2,均可反映商業面上對動態商標之需求。長此以往,或可預期動態商標將是未來企業廣泛用以表彰來源的行銷利器之一。 同時,自WIPO於2006年通過商標法新加坡條約(STLT)起,近年來各國已陸續開放各種非傳統商標成為商標法註冊保護之標的。我國「商標法修正草案」3亦於今(100)年經立法院三讀通過,擴大商標註冊保護客體,首次將「動態商標」納入商標法保護。未來各相關子法與配套措施之擬定方向,實為各界關注之焦點。尤其,我國為華文世界中率先保護動態商標者,爾後我國動態商標之相關實務,顯然將成為華文世界中之重要參考指標。 然而,動態商標之構成元素除了「動態」之外,可能涵蓋傳統之文字、圖形、記號、顏色、以及非傳統之立體形狀、聲音等之組合,其種類與複雜度能居所有商標之冠;既有商標型態之審查與判斷方式是否一體適用,預期將面臨一定程度之考驗。 此外,相較於其他型態之商標,國際間對於動態商標之審查尚未累積足夠之案件數量,對動態商標之特殊處與爭議點亦未形成一致性之審查與判斷流程;同時,各種動態商標保護衍生之問題仍隱而未明,國際調和之階段更屬遙遠。 緣此,本文首先將藉由國際動態商標案例之歸納分析,找出動態商標之「主要構成要素」及「動態」之意義,並據以重新解析動態商標之定義與類型;其次以我國審查實務及美國與歐體案例分析為主軸、輔以國際間動態商標之法律實務與理論見解,探討動態商標審查上之形式要件、識別性、功能性、近似判斷與公益議題,兼就動態商標之權利範圍與商標使用可能衍生之問題,提供可思索之面向;另外,並擬藉本文之研究,提供商標專責機關未來訂定審查基準之參考。 美國法雖屬英美法制,但歷年來均為我國修訂智慧財產權相關法律之重要酌參對象。參考美國商標實務與分析美國商標標案例之優點,一為美國乃我國對外出口貿易之重要出口國,特別是智權制度應用上之局部調和,有助於我國產業適應美國市場之法令要求。一則由於美國商標制度不同於登記制之歐體商標,與全球大多數國家同採實體審查制,其法律實務動向對於國際制度調和趨勢,仍具有一定之影響力。當然,觀察歐體及其他國家動態商標之審查實務與註冊狀況,仍有助於理解國際間實際商業活動中動態商標之使用型態與趨勢,做為我國動態商標實務上之調整參考。   ●動態商標之定義、類型與保護範疇   於我國本次商標法修正條文說明中,動態商標被稱為motion marks4。而於國際間除了動態商標5/6之外,亦稱「多媒體商標」(multimedia marks)7、「動畫商標」(animated marks)、「移動商標」(moving marks)、「移動影像商標」(moving image marks)或「動作商標」(movement marks);甚至與人體肢體語言有關的「手勢商標」(gesture marks)亦常被歸類為動作商標8或動態商標。 雖然目前國際間對動態商標並未賦予一致之名稱,但由前述國際間各種動態商標之名稱,已略可窺見各種動態商標之類型。 然而,欲對動態商標賦予妥適且完整之定義,清楚規範實質上動態商標可保護之標識範疇,進而探究動態商標在審查標準與爭議判斷上之因應調整,仍需詳加分析美國與國際間不同類型與變異之動態商標保護概況。   2.1        動態商標定義 顧名思義,商標包含「動態」(motion) 構成元素,即可謂動態商標。此定義接近美國商標聯邦規則彙編9與美國商標審查手冊 (Trademark Manual of … 繼續閱讀

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動態商標之簡介

智.慧.廣.流.傳   動態商標之簡介   周柏岳/智權顧問 ●壹、前言   動態商標(Motion Marks)近年來之崛起,無疑與資訊產業快速發展、以及影像處理技術之普及化息息相關。今日網路世代之多媒體潮流已然勢不可擋,「視覺導向」之行銷手法也隨之蓬勃發展,是以動態商標無疑是用以表彰商品或服務來源的行銷利器之一。 自WIPO於2006年通過商標法新加坡條約(STLT)起,近年來各國已陸續開放各種非傳統商標成為商標法註冊保護之標的。我國「商標法修正草案」[1]亦於今年經立法院三讀通過,擴大商標註冊保護客體,首次將「動態商標」納入商標法保護。商標法修正草案第一百零八條明文規定:「本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前,以動態、全像圖或其聯合式申請註冊者,以修正之條文施行日為其申請日。」換言之,修正條文正式公告實施前,已可進行動態商標之申請。同時,新法第一百零九條亦規定,修正條文施行前,動態商標之申請得有外國優先權及展覽會優先權之適用。然而,各相關子法與配套措施尚待訂定,有意申請我國動態商標者,仍應詳加考量。 以下簡述動態商標之定義與類型,並就動態商標之申請與審查可能須思索之面向,作一概要說明。   ● 貳、動態商標之定義與類型 一、動態商標定義   於本次修正條文說明中,動態商標被稱為(Motion Marks);於國際間亦稱「animated marks」(動態影像商標)、「 moving marks」(活動商標)、「 moving image marks」(活動影像商標)或「movement marks」(動作商標)。雖然目前國際間對動態商標並無一致之定義,但顧名思義,商標組成物件之「態樣變化」為動態商標之關鍵要素;「態樣變化」可包括「(動靜)狀態變化」與「形態變化」。 本次修正條文第十八條第一項規定:「商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成。」因此結合商標之識別性要素,動態商標可簡單定義為「具有識別性及態樣變化之標識」。   二、動態商標類型   Lesley Matty將動態商標區分為「一般性動作商標」、「外觀形狀」與「手勢商標」三種類型[1][2]。筆者則依國情與中英文語義,嘗試重新定義分類為「動態影像商標」、「動作商標」與「手勢商標」。 (一) 動態影像商標(Animated Marks/Moving Image Marks) 為「連續影像變化構成之動態標識」,通常以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物之型態呈現。此類動態標識乃近年來最廣為使用者,舉凡電影片商之片頭動畫、電腦/手機/電子裝置之開機動畫、軟體介面上之圖標動畫、網路網頁中之Flash動畫標識等皆屬之。哥倫比亞電影公司為其電影片頭動畫註冊商標(US TM1975999),為知名動態商標之一例。 * 來源: geniiies.com, 最後瀏覽日期:20110730。 … 繼續閱讀

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