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當專利權人為非專利申請權人

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當專利權人為非專利申請權人
                                                                                       李文賢/專利師/所長
●「發明人」「申請權人」「申請人」「專利權人」之區別
 
「發明人」,係對申請專利之發明作出實質貢獻之人。發明為事實行為,發明人以自然人為限,但不以具有行為能力為要件,限制行為能力人或無行為能力人亦得為發明人。

專利申請權,指得依專利法申請專利之權利(專利法第5條第1項)。「申請權人」,為專利申請權之所有人。發明人依發明行為取得專利申請權,為原始申請權人。受讓或繼承專利申請權者,為繼受申請權人。專利法第5條第2項規定:「專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」。專利申請權人可為自然人、法人,或如公立學校或公營造物等具有獨立預算組織者。

「申請人」,指為自己權利以自己名義提出專利申請者。
 
「專利權人」,為專利權之所有人。當專利申請案核准公告,申請人取得專利權即成為專利權人。專利權亦可經由受讓或繼承取得。
 
●專利法對「專利權人為非專利申請權人」的規定

       申請人應為專利申請權人。當申請人並非專利申請權人,且專利申請經核准公告取得專利,即形成專利權人為非專利申請權人的情形,由於專利申請權人未享有專利權而經常產生紛爭。

專利法對「專利權人為非專利申請權人」之相關規定包含:
 
一、得作為舉發事由
專利法第67條第1項第3款規定「發明專利權人為非發明專利申請權人者」為舉發或依職權撤銷事由之一,同條第2項前段規定「以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事,提起舉發者,限於利害關係人」,利害關係人包含專利申請權人(第67條第1項第3款)或其他共有專利申請權人(第12條第1項)。利害關係人能否涵蓋專利侵權訴訟之被告或專利授權契約之被授權人?有論者認為此種情形具有可爭執之法律利益應為適格之利害關係人[1];本文認為此為專利申請權爭議,應限於與申請權有利害關係者。
 
二、得援用申請日
專利法第34條第1項規定:「發明為非專利申請權人請准專利,經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發,並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者,以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。」,同條第2項規定:「發明專利申請權人依前項規定申請之案件,不再公告。」
                                         

 

三、舉發前善意被授權人實施為專利權效力所不及
專利法第57條第1項第5款規定:「非專利申請權人所得專利權,因專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。」為專利權效力所不及,同條第2項規定:「前項第二款及第五款之使用人,限於在其原有事業內繼續利用」,同條第3項規定:「第一項第五款之被授權人,因該專利權經舉發而撤銷之後,仍實施時,於收到專利權人書面通知之日起,應支付專利權人合理之權利金。」
                              
例如:甲任職A公司從事「虛擬鍵盤」之研發,跳槽至B公司後,提出「虛擬鍵盤」發明專利申請,核准公告後,B公司將發明專利授權C公司實施。

發明人是甲,申請權人是A公司,申請人是B公司,專利權人是B公司。因專利權人B公司為非專利申請權人,核准公告二年內,A公司為專利申請權人屬於利害關係人得提起舉發,舉發證據包含:甲與A公司之雇傭契約以證明雇傭關係、甲之工作紀錄簿以證明發明係任職期間工作所完成,因此屬於職務上之發明,舉發撤銷確定後六十日內,舉發人A公司申請「虛擬鍵盤」發明專利得援用被舉發人B公司之申請日,因此專利要件之審查不會受到已經公告或已經授權實施的影響。被授權人C公司在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者為專利權效力所不及,但限於原有事業內繼續利用;若舉發撤銷後C公司繼續實施,自收到A公司書面通知日起,應支付A公司合理權利金。
 
●未共同提出申請是否屬於非專利申請權人
 
以專利申請權爭執作為舉發事由,包含專利法第67條第1項第3款「專利權人為非專利申請權人」及違反第12條第1項「共有專利申請權人未共同提出申請」。僅有依專利法第67條第1項第3款舉發撤銷方適用得援用非專利申請權人之申請日(第34條第1項)及舉發前善意被授權人實施為專利權效力所不及(第57條第1項第5款)等規定,依違反第12條第1項舉發撤銷並無類似規定。因此,不乏屬於後者之舉發人執意依前者提起舉發而舉發不成立之案例,例如:台北高等行政法院91年訴字第5263號判決:「本件原告雖提出引證一至六,主張其為系爭案合法之專利申請權人之一,惟並未否認參加人亦為系爭案合法之專利申請權人之一,僅謂參加人並非系爭案唯一合法之專利申請權人。…。準此而論,系爭案並無全由非專利申請權人請准之情事,足堪認定。」,因此,實務所認定非專利申請權人限於完全無申請權,不包含未共同提出申請之共有申請權人。
 
●上皮幹細胞發明專利案例評析
 
「用於將上皮幹細胞展開在羊膜上的方法以及所得之移植物」發明專利舉發案中,被舉發人為○○大學教師身兼○○醫院眼科醫師,未通知○○大學而申請並取得系爭專利。○○大學主張被舉發人違反專利法第7條及第8條而提起舉發。

原處分(96)智專三(三)05077字第09620427160號舉發審定書認定:專利法第7條及第8條並非舉發事由,舉發人係爭論專利申請權歸屬,逕依正確條文進行審查。雖系爭專利之獨立項及多數附屬項(第1-5、9-10、12、16、17-24項)均可見於國科會報告,但有部分附屬項為國科會報告所無,因此被舉發人為專利申請權人之一,不符合專利法第67條第1項第3款規定;系爭專利之專利申請權應為舉發人與被舉發人共有,依違反專利法第12條第1項規定而舉發成立。

經濟部經訴字第09706110400號訴願決定認定:原處分機關對於舉發人是否以專利法第12條第1項為舉發事由,應行使闡明權而未行使,且未通知當事人逕行變更舉發事由違反舉發審查原則,因此撤銷原處分。

智慧財產法院97年行專訴字第48號判決認定:原處分機關確有就當事人未爭執部分為審酌並資為判斷依據之情形,訴願機關以原處分機關違反「處分權主義」及「闡明權行使」事由撤銷原處分,其認事用法並無違誤之處,因此維持訴願決定,並申明:「至本件原告所指有關系爭專利權誰屬一節,乃民事私權糾紛事項,非得由原處分機關或訴願機關認定,縱原處分機關認為系爭專利係原告所有,倘參加人對此不服而有爭議,仍需經由民事訴訟程序以為釐清,殆私權歸屬疑慮確定後,真正權利人自得執法院判決向主管機關申請核發專利證書,非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬。」

原告遂提起民事訴訟,請求確認本案之專利申請權及專利權為原告○○大學單獨所有,爭點在於原告是否為專利申請權人。原告主張:○○醫院係與○○大學合作之教學醫院,原告之師生利用○○醫院作為教學研究之資源,性質上亦屬利用原告資源。被告於任職原告期間,使用原告資源,於職務上所完成之成果,進而申請系爭專利,申請權應屬於原告。被告主張:原告○○大學與○○醫院分別為二不同之法人主體,被告分別與○○大學與○○醫院有不同之約聘關係,原告與被告之間並不具備雇主與員工之關係,原告誤將教職員之升等論文著作即視為職務上之發明,顯屬無理。

智慧財產法院98年度民專訴字第153號判決認定:被告之升等論文僅能證明被告曾利用於○○醫院任職所得治療病患機會進行研究,無法證明被告係因原告基於僱傭契約之指示而進行相關研究,原告未能證明系爭專利為被告於僱傭關係中之職務上發明,因此駁回原告之訴。

舉發人以違反專利法第7條及第8條為舉發理由,專利專責機關發現不屬於專利法第67條第1項舉發事由,應行使闡明權探求舉發人之真意而未行使闡明權,且在未通知當事人情形即「逕依正確條文進行審查」,依專利法第67條第1項第3款及第12條第1項進行審查,並依違反專利法第12條第1項作成「舉發成立」審定,侵害對於當事人之程序保障,致被舉發人(專利權經撤銷)及舉發人(無法援用被舉發人之申請日)均不滿審定結果。

原處分依據證據二被舉發人之應聘同意書及證據三被舉發人之任職證明認定雇傭關係,並由證據十八被舉發人於受聘期間透過舉發人申請國科會計畫認定系爭專利為職務上之發明,由系爭專利之申請專利範圍,逐項審查是否見於國科會報告或升等論文而判斷各請求項之申請權歸屬。但雇傭關係以受雇人接受雇用人某種程度之指揮監督為前提,是否適用於大學教師尚有疑義。原處分受限於「逐項審查,全案審定」之舉發實務,即使認定舉發人具有大部分請求項的專利申請權,仍不適用專利法第67條第1項第3款規定。若採「逐項審定」方式,對於舉發人具有專利申請權之大部分請求項可作成「舉發成立」審定,並可援用被舉發人之申請日,應較合理。
 
●專利申請權人回復權利的方式
 
智慧財產法院100年度民專上字第17號判決:「末按發明專利權人為非發明專利申請權人者,專利專責機關應依利害關係人之舉發撤銷其發明專利權,專利法第67條第1 項第3 款、第2 項訂有明文。復按同法第68條規定,利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者,得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。是當專利權發生冒充申請之情況時,真正專利申請權人如認為原專利權為不具申請權者所申請,非但可於專利權存續期間內提起舉發,倘對於該專利權之撤銷有可回復之法律上利益,更可在該專利期間屆滿後申請舉發。準此以解,專利法第34條第1 項規定意旨應指當真正專利申請人主張他人冒充申請時,若能於該專利案公告之日起2 年內申請舉發,並於舉發撤銷確定之日起60日內申請者,便能在撤銷該專利後,以冒充申請者之申請日為專利申請權人之申請日,使該專利不因前已經冒充申請而喪失新穎性。」「換言之,真正專利申請人能否於專利法第34條法定期間內為舉發或復為申請,僅生能否擬制申請日,而可藉由撤銷該專利,進而重新申請專利之方式,取得該專利之問題而已,即便已逾專利法第34條之法定期間,真正之專利申請權人當然仍得選擇(1)舉發撤銷該專利,(2)又或依同法第10條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權,(3)亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權,以維護其權利。從而,被上訴人所謂真正專利申請權人若逾專利法第34條第1 項之2 年除斥期間,即喪失舉發權,復依此進一步主張因專利法優先於普通法,故上訴人亦不得另依侵權行為、不當得利之法則另為請求云云,即非足採,合先敘明。」

本判決指出:專利法第34條第1項之二年為法定除斥期間,期間內外均得提起舉發,但僅期間內提起舉發確定後具有得援用申請日、舉發前善意被授權人實施為專利權效力所不及等效果。即使超出法定期間,專利申請權人仍有三種方式保障權益:一、舉發撤銷專利;二、以民事確認判決確認專利權歸屬後申請變更權利人;三、依不當得利或侵權行為請求返還專利權。
 
●新專利法規定
於2011年12月21日修正公布,預定於2013年1月1日施行之新專利法,修正相關條文:
一、得作為舉發事由
新專利法第71條第1項第3款規定:「違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。」,同條第2項規定:「以前項第三款情事提起舉發者,限於利害關係人始得為之。」
修法理由:「現行條文第一款所定『違反第十二條第一項』,指專利申請案未由專利申請權共有人全體提出申請之情形,其與非專利申請權人提出之專利申請案,性質上同屬申請人適格有欠缺之情形,爰予刪除,並移列第三款合併規定。」
 
二、得援用申請日
新專利法第35條第1項規定:「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人,於該專利案公告後二年內,依第七十一條第一項第三款規定提起舉發,並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者,以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。」,同條第2項規定:「依前項規定申請之案件,不再公告。」
專利申請權人得援用非專利申請權人之申請日,於新專利法將不僅限於專利權人為非專利申請權人,亦適用於共有專利申請權人未共同申請專利。

三、舉發前善意被授權人實施為專利權效力所不及
新專利法第59條第1項第5款、第2項及第3項規定,僅作文字及條次調整。

       新舊專利法之相關規定並列如下:
2003年2月6日修正公布專利法
新專利法
第67條第1項第3款規定:「發明專利權人為非發明專利申請權人者」
 
第67條第2項規定:「以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事,提起舉發者,限於利害關係人;其他情事,任何人得附具證據,向專利專責機關提起舉發。」
第71條第1項第3款規定:「違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。」
第71條第2項規定:「以前項第三款情事提起舉發者,限於利害關係人始得為之。」
第34條第1項規定:「發明為非專利申請權人請准專利,經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發,並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者,以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。」
 
第34條第2項規定:「發明專利申請權人依前項規定申請之案件,不再公告。」
第35條第1項規定:「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人,於該專利案公告後二年內,依第七十一條第一項第三款規定提起舉發,並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者,以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。」
第35條第2項規定:「依前項規定申請之案件,不再公告。」
第57條第1項第5款規定:「非專利申請權人所得專利權,因專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。」
第57條第2項規定:「前項第二款及第五款之使用人,限於在其原有事業內繼續利用;第六款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。」
第57條第3項規定:「第一項第五款之被授權人,因該專利權經舉發而撤銷之後,仍實施時,於收到專利權人書面通知之日起,應支付專利權人合理之權利金。」
第59條第1項第5款規定:「非專利申請權人所得專利權,因專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前,以善意在國內實施或已完成必須之準備者。」
第59條第2項規定:「前項第三款、第五款及第七款之實施人,限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。」
第59條第3項規定:「第一項第五款之被授權人,因該專利權經舉發而撤銷之後,仍實施時,於收到專利權人書面通知之日起,應支付專利權人合理之權利金。」
●各國立法例
 
一、德國
德國專利法第8條:「其發明由無權利人提起申請的權利人、或因他人違法引用的受害人得請求專利授與請求人讓與授與專利的請求權。申請已經取得專利時,得向專利權人請求移轉專利權。在保留第4句與第5句規定的情況下,僅在授與專利公告(第58條第1項)後二年的期限內,得以訴訟主張該請求權。受害人因違法引用(第21條第1項第3款)而提起異議時,在異議程序有法律確定力的終結後一年內仍得提起訴訟。專利權利人非以善意取得專利時,不適用第3句與第4句之規定。」

德國專利法第7條:「(1)為使專利申請的程序審查不因確認發明人而拖延,在專利局的程序中,視申請人為有授與專利請求權者。(2)在以違法引用(第21條第1項第3款)為依據的異議而撤回專利時、或在異議導致拋棄專利時,異議人在官方通知後一個月內關於此得自己申請該發明,並得請求先前專利的優先權。」

二、日本
日本之「冒認申請」指非發明人就該發明在未繼受獲得專利之權利的情況下,擅自提起專利申請的行為。依特許法第49條第1項第6款規定,審查官應對該專利申請作出拒絕查定。依特許法第123條第1項第6款規定,就專利無效得請求審判,事關兩個以上的請求項者得就每一請求項提出請求。

依特許法第39條第6項規定冒認申請視為非專利申請,發明人其後提出發明專利申請仍可取得專利,不因違反先申請原則而核駁。但冒認申請經公開或核准公告即成為先前技術,發明人僅能依特許法第30條第2項規定在六個月內提出申請並主張違反本意公開之優惠期。

學者認為僅在發明人與冒認申請人之間存在委任契約、事務管理等關係時,發明人才有權利請求移轉獲得專利之權利或專利權[2]

三、中國
中國專利法實施細則1992年修改,刪除申請人或專利權人不享有申請專利的權利可以作為駁回專利申請或者宣告專利無效的理由的規定。主要原因在於只涉及申請專利的權利或者專利權的歸屬問題,透過法定程序變更為真正享有申請專利的權利的人。

對於專利權歸屬糾紛,當事人可以向專利管理機構請求調解,也可以直接向人民法院起訴。專利管理機構處理不是訴訟的前提和必經程序。

專利申請權或者專利權的歸屬糾紛適用「民法通則」規定,訴訟期間為2年,從權利人知道或應當知道權利被侵害時計算。

專利法實施細則第86條規定,當事人因專利申請權或者專利權的歸屬發生糾紛,已請求管理專利工作的部門調解或者向人民法院起訴的,可以請求國務院專利行政部門中止有關程式。

四、美國
美國專利法第111條第1項第1款規定,專利申請應由發明人或由發明人授權之人以書面向局長提出。僅有發明人才能申請專利,專利申請必須記載真正發明人。

美國專利法第116條第3項規定:「若因某種誤失而將某人列為專利之發明人,或因類似之誤失而未將發明人列於專利申請案中,如該誤失非出於詐欺故意時,局長得於一定期間內准許其申請案補正。」

美國專利法第256條第1項規定:「因作業之疏失,於專利證書上將第三者列為發明人,或漏列發明人之姓名,且經查證並無詐欺意圖時,局長得依據全體當事人及受讓人之申請,經證明其事實與其他必要事項,核發更正錯誤之證書。」,同條第2項規定:「非發明人或漏列發明人而可依本條規定更正者,該專利證書並不因之無效,審理有此類爭議問題之法院,經通知並聽訊全體當事人之陳述後,得命令專利商標局更正,局長並得依該命令核發更正證書。」

無論誤列或漏列發明人均得更正,但以「無詐欺意圖」(without any deceptive intention on his part)為前提。
 

●結論

 
依現行專利法,當專利權人為非專利申請權人,專利申請權人欲取得專利權必須在「公告之日起二年內」申請舉發,並於「舉發撤銷確定之日起六十日內」申請,方可以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日,經核准而取得專利權。專利申請權人必須先提起舉發,專利專責機關必須於舉發程序判斷專利申請權歸屬,以行政機關介入私權糾紛往往事倍功半,且必須待舉發撤銷確定往往曠日廢時。

新專利法規定專利申請權人得援用非專利申請權人之申請日,不僅限於專利權人為非專利申請權人,亦適用於共有專利申請權人未共同申請專利;且新專利法第79條第2項規定:「舉發之審定,應就各請求項分別為之。」。當舉發人與被舉發人均具有部分請求項之專利申請權,舉發人應有機會援用申請日而取得專利權,不至出現前述上皮幹細胞發明案例中,舉發人及被舉發人對舉發成立審定均不滿的情形。

由於專利申請權及專利權歸屬為私權糾紛,旁人對於其中利害曲折無法知悉亦無從置喙,以民事訴訟程序確認專利申請權及專利權歸屬,或依不當得利或侵權行為請求返還專利權,應為較佳處理方式,並可考慮和解、調解、仲裁等訴訟外紛爭解決處理機制(Alternative Dispute Resolution,ADR)。
 
●資料來源
[1]鍾士偉,淺談專利申請人與發明人的幾個問題,http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=135
[2]田村善之著,周超等譯,日本知識產權法(北京:知識產權出版社,2011年1月),322頁 
發行人/李文賢 執行編輯/許為柔 常任編輯/林良貞
編輯委員/張管青、周柏岳、陳政大、詹惠雯、蔡居諭、魏豪逸、劉蘊文
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