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加拿大專利法的專利標的-從Amazon的one click專利切入(下)

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加拿大專利法的專利標的-Amazonone click專利切入(下)

黃鈺婷/智權管理師

三、爭議標的(contentious subject matter-商業方法

商業方法在加拿大到底可否申請專利一事,一直是個無解的問題。採肯定說者所持之理由亦不相同,有人認為商業方法在性質上偏近於工藝(art),亦有人認為較近似於方法(process)。

1998911日,亞馬遜公司以「藉由通訊網路下訂單的方法與系統」(METHOD AND SYSTEM FOR PLACING A PURCHASE ORDER VIA A COMMUNICATIONS NETWORK)向CIPO申請專利。關於本專利申請案之專業技術,簡要來說,係指一種透過網際網路購買商品的方法和系統,買家在客戶端系統電腦下訂單後,包括買家身份、付款方式、運送種類等相關資訊會傳送至伺服器端系統,接著伺服器端會利用「網路瀏覽記錄」(cookies),分派一客戶識別碼(client identifier)至客戶端系統的電腦,客戶端的電腦便會儲存上開客戶識別碼,之後買家再次購物時,相關購買物品資訊及客戶識別碼會一併傳送至賣方之伺服器端。伺服器端除了確認交易品項外,並會將當初分派之識別碼與客戶端系統傳來的識別碼進行比對,若資料符合,買家無須再次輸入個人資料,只要按一下滑鼠即可完成交易。因此,亞馬遜公司的此項專利一般又被習稱為「點擊專利」(one click)。亞馬遜公司的此項技術不僅可以節省客戶的購物流程,更可免去重複輸入個人資料的時間耗費。最大的優點在於買家無須每次手動輸入付款及運送方式,相關資訊已記錄在伺服器端,消費者只需要點擊欲購買之商品,即可完成交易,貨物隨即到府。

點擊專利歷經CIPO審查以迄上訴至聯邦上訴法院,最終作出核准專利的決定,關於其支持及反對的理由,實有研讀之實益,本文藉由摘錄其關鍵理由,企冀一窺加拿大專利審查的動態走向。

(一)CIPO的審定

系爭點擊專利共75個請求項,其中第1至第43以及第51至第75個請求項,性質上屬於方法(method)請求項;第44至第45個請求項,屬於系統(system)請求項。審查委員於200461日基於顯而易見性(obviousness)及非法定專利申請標的(no patentable subject matter)兩項理由,核駁所有的請求項。亞馬遜公司不服提起訴願,專利上訴委員會(Patent Appeal Board)及CIPO局長瑪莉卡門(Mary Carman)於200934日共同作出審定意見,本文擷取部分重點如下。

l   可專利客體的判斷標準

1)欲判斷系爭發明是否屬於加拿大專利法第2節的五種法定專利標的,須就申請專利範圍(claim)的文義形式及實質內容加以評價。[1]

所謂申請專利範圍的「文義形式」(form)係指構成申請專利範圍的文字而言。一般來說,對於申請專利範圍的理解與界定,素來皆以文字作為判斷客體與區分標準,透過文字直接對系爭發明予以定義。因此,請求項至少必須符合形式上要求,在文義上須能落入法定專利標的範圍。

至於申請專利範圍的實質內容(substance),是指系爭發明到底添增了什麼以及多少程度的人類知識。

2)申請專利範圍至少必須落入工藝(art)、方法(process)、機械(machine)、製品(manufacture)及物之組合(composition of matter)等五種法定專利標的之其中一類。

3)系爭發明須存在改變先前技術的特徵或性質之事實。

根據Lawson一案所揭示的標準,發明尚須對實體物品產生特徵或性質上的改變,始得作為專利客體,且「機械」、「製品」及「物之組合」須為具體之物。

4)發明必須具備技術性特徵。

CIPO認為專利法第27.1節規定之「發明」係指任何新穎和實用的工藝、方法、機械、製品或物之組合,可見「發明」在本質上必須具備一定的技術性,從而系爭發明若不具技術性特徵,則不得作為法定專利標的。[2]

根據前開的判斷標準,可以看出CIPO認為「申請專利範圍」至少必須符合以下要求,包括:「申請專利範圍」的文義概念及實質內涵必須與五樣發明種類其中之一者產生連結、「申請專利範圍」的文義概念及實質內涵必須具備技術性特徵、「申請專利範圍」的文義概念及實質內涵不得為法定不予專利標的[3],以及系爭發明本身須為實體物品或可透過實體物品加以操作、實行。[4]

l   CIPO認為商業方法不得作為專利標的

亞伯(Arbour)法官在Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser一案中的不同意見書,列舉數項不得作為專利標的之客體[5],除了自然現象、自然法則、科學原理等已被專利法第27.8節規定明文予以排除者外,尚包括司法實務承認之不予專利客體,例如:僅涉及計算方法的電腦程式[6]、醫療方法、更高的生命形式、專業技能、僅具藝術或文學智慧結晶的印刷品、以及商業系統及方法(business systems and methods)。CIPO援引上開見解,主張商業方法在加拿大歷史上並無可專利性的前例,實務向來均不承認商業方法可作為專利標的。[7]

l    CIPO對於系爭點擊專利的看法

單就系爭點擊專利的文字組成來看,屬於系統的一種,在性質上較偏近於「機械」之專利標的,惟深入檢視其實質內容,實則為銷售程序的效率化,本質上應屬於「商業方法」的一種。倘若從申請專利範圍切入檢視,獨立項第119335160及第68項均清楚闡明點擊專利是一種於客戶端電腦下訂單的方法,系爭技術並得有效加速後端管理程序,包括快速合併訂單、取消訂單以及更改帳戶資訊等。由於系爭點擊專利之請求項均指向「商務方法」,可見系爭點擊專利為一種購買物品的商業方法專利。基於前述商業方法不得作為專利標的之見解,系爭點擊專利之請求項1435175均不具專利性。[8]至於請求項第44至第50項而言,單從文義觀之,雖得與實體物品(電腦)產生連結,符合專利法第2節規定的要求,惟詳查其實質內容,本質上就是商務系統的一種,而CIPO一再重申商業方法不能作為專利標的的結果,所以請求項第44至第50項亦無法通過審查。[9]況且系爭點擊專利亦未能通過在Lawson一案建立的測試方法,亦即透過這個訂購系統,對任何實體物品(如訂購之商品、客戶端電腦)產生任何性質上或特徵上的變化。[10]再者,單一指令下訂(single-action ordering)技術雖就網路購物之商務系統提供便利性的優勢,但僅係在訂購系統中省去數個步驟,替消費者省去部分繁瑣程序,難謂有任何技術上的躍進。[11]此外,點擊專利唯一的技術特徵為「網頁瀏覽記錄」分派之客戶識別碼,而「網頁瀏覽記錄」乃習知技術,點擊專利並未針對「網頁瀏覽記錄」有任何改良。基於上開各項理由,CIPO核駁系爭點擊專利申請案。

(二)聯邦法庭的一審判決[12]

亞馬遜公司不服CIPO的核駁處分,於20101014日向加拿大聯邦法庭(Federal Court of Canada)提起訴訟,雙方當事人同意縮減爭點至請求項1及請求項44

一審法院判決亞馬遜公司勝訴,承審法官費蘭(Phelan)依據加拿大專利法第2節對於發明概念的定義,認為系爭點擊方法專利並非純粹的商業方法,而是具有實質效用(physical effect)的非純粹商業方法,加上四步驟測試法並無任何司法實務支持,所以要求CIPO重行審查系爭申請案。以下節錄部分一審判決理由。

l   形式與實質判斷法應予揚棄

首先,聯邦法庭認為CIPO在「點擊專利」一案所使用的形式與實質判斷方法不僅毫無必要,且容易令人混淆,最高法院甚至在Free World Trust v. Électro Santé Inc.一案[13]Whirlpool Corp. v. Camco Inc案中明文排除形式與實質判斷方法,因為’實質判斷方法過於主觀,將使得整個專利制度的操作產生不確定性。[14]況且加拿大在最近十年已逐漸改變見解,認為發明應由申請專利範圍加以界定,以一種「有目的的方式」(purposive manner)形塑、識別申請專利範圍。

l   工藝概念不應強加技術性特質的要求

聯邦法庭認為CIPO主張系爭發明必須具備科學或技術特徵條件一事是多餘的要求。一審法院檢視加拿大司法系統的判決先例,並無發現任何「工藝」必須涵蓋技術性特徵的條件。[15]即便專利法存在些許技術性的要求,從系爭點擊專利的全體請求項觀之,仍可謂具備一定技術性的發明。[16]

l   商業方法是否為法定不予專利標的?

費蘭法官明確表示「商業方法」從來未被排除在可專利性以外,加拿大司法實務向來也無這樣的見解。相反地,「商業方法」可透過專利法第2節規定進行檢驗,進而判斷是否落入五種法定專利標的範疇內。至於CIPO所援引的美國Bilski一案[17],非因其為商業方法而不得作為專利標的,而是因為Bilski一案中的發明性質上較接近於「計畫」(schemes)或「脫離現實的想法」(disembodied ideas),而不能作為專利標的。若將Bilski一案套入加拿大專利法加以檢驗,則會因為無具體實施例,而落入抽象概念或純粹理論範疇內,自當無法予以專利。[18]

l   本案點擊專利

聯邦法庭透過有目的的方式形塑亞馬遜公司的系爭點擊專利,就其裝置請求項而言(參照點擊專利中的第44個請求項及其附屬項可知),系爭點擊專利必須透過「機械加以實行」,可見系爭點擊專利並非純粹的數學公式或電腦程式。析言之,亞馬遜公司的網路購物流程專利必須透過具體構件(如電腦)加以實現,可見此種點擊專利在概念上較偏近於「機械」(machine),而屬專利法第2節的法定可予專利標的。[19]

至於其方法請求項,係利用儲存的資訊及「網頁瀏覽記錄」使客戶在按下滑鼠之際,立即完成訂購,此種點擊方法不僅推進了電子商務領域的現有技術,並使線上購物系統更為便捷,其新穎性不言自明。[20]

一審法院基於前開之分析,認為系爭點擊專利並非只是抽象的商業發想,而是透過點擊的概念,以及電腦、網路通訊技術、網路瀏覽記錄以及消費者行為的相互操縱搭配,確實構成可以實行的操作方式。至於技術本身是否有形並非重點,倘若系爭點擊專利可以透過買家操作電腦而成立訂單,此種發明就是對先前技術之特徵予以改變、轉化。[21]

聯邦法庭基於上述理由撤銷原處分,並指示CIPO在法定可予專利的想法下重行審查。[22]

(三)聯邦上訴法院的二審判決[23]

CIPO不服聯邦法庭的決定提起上訴,二審法院於20111124日作出判決。

聯邦上訴法院(Federal Court of Appeal)基本上同意聯邦法庭對於CIPO所作之核駁處分的三項批評,不過主筆之夏洛(Sharlow)法官另外指出,「不能因為商業方法僅為抽象概念遽認其不得作為專利標的,亦不能因為其有具體實施例或實際應用方式即持相反見解」。[24]換言之,以『是否具備具體實施例或實際應用個案』作為判斷商業方法得否作為專利客體的測試方法並不妥當。持平而論,商業方法通常(或者是預期)會有具體的實施方法。基於這樣的論點,聯邦上訴法院並不支持費蘭法官對於申請標的構成可專利客體的見解,而認為應更詳細、精確的審查。依據Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents一案[25],倘若亞馬遜公司的點擊專利具備新穎性的部分被認定屬於商業方法,而該商業方法又僅能解釋為「單純的科學原理或抽象的定理」,則依據專利法第27.8節則仍不應予以專利。

另外,夏洛法官認為所謂「有目的性的建構」(Purposive construction),必須以所屬技術領域中的基礎知識進行認定,而一審法院在未能取得所屬技術領域之專家證據的情況下,率然形塑系爭點擊專利的申請專利範圍不甚恰當,宜應發回CIPO由專家重行審查。[26]因此,二審法院在些許不同理由下,維持原審判決,發回CIPO

四、結論

亞馬遜公司的點擊專利在加拿大獲得核准一事,無疑是為加拿大的專利制度立下了新的里程碑。在網路的無遠弗屆與通訊技術的躍進下,可以預見未來將會發展出其他更具特色、更有效率的商業方法,必定為加拿大的專利場域增添更多元的風貌。


[1] Re Application No. 2,246,933 of Amazon.Com (2009) C.D. 1290 at para. 120, 125.

[2] Id. at para. 151.

[3] Id. at para. 126.

[4] Id. at para 140.

[5] Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, [2004] 1 S.C.R. 902 at para. 133.

[6] Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents, [1982] 1 F.C. 845 (C.A.)

[7] See id. 1 at para. 144.

[8] Id. at para. 168.

[9] Id. at para. 182.

[10] Id. at para.176.

[11] Id. at para.189, 190.

[12] Amazon.com, Inc. v.Canada (Attorney General), 2010 FC 1011, [2010] 4 F.C.R. 541.

[13] Free World Trust v. Électro Santé Inc., [2000] 2 S.C.R. 1024.

[14] See id. 12 at para.38.

[15] Id. at para. 69-70.

[16] Id. at para. 77.

[17] Bilski v. Kappos, 130 U.S. 3218 (2010)

[18] See id. 12 at para.67.

[19] Id. at para. 73.

[20] Id. at para. 73.

[21] Id. at para. 75.

[22] Id. at para. 82.

[23] Canada (Attorney General) v. Amazon.com, Inc. (2011), F.C.A. 328.

[24] Id. at para. 61.

[25] Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents [(1981), 56 C.P.R. (2nd), 204 (F.C.A.)

[26]同註24, para. 72-74.

 

 

發行人/李文賢、本期執行編輯/劉于謙、常務執行編輯/黃鈺婷

編輯委員/張管青、陳政大、詹惠雯、陳學箴、林良貞、許為柔

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