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新專利法之「最後通知」制度

 

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新專利法之「最後通知」制度
                                       詹惠雯/專利部主任
l   前言
專利法新法已於民國10211日全面施行。在新法中,參考日本特許法導入「最後通知」之專利審查制度,以避免申請人一再提出修正而致使審查程序的延宕。
 
l   最後通知之規定
專利法第43條第4項規定:「專利專責機關經依前項規定通知後,認有必要時,得為最後通知;其經最後通知者,申請專利範圍之修正,申請人僅得於通知之期間內,就下列事項為之:
一、請求項之刪除。
二、申請專利範圍之減縮。
三、誤記之訂正。
四、不明瞭記載之釋明。」。
在一般修正情形,依據專利法第43條第2項規定:「修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」,申請人可基於申請時之說明書、申請專利範圍及圖式的揭示內容,任意變動申請專利範圍,甚至重新改寫申請專利範圍。
然而,在最後通知的修正限制下,申請人僅得在原先審查範圍內進一步地修正申請專利範圍,即不得任意變動已審查之申請專利範圍。
 
l   適用時機
在官方舉辦的101年度發明專利審查基準及舉發審查基準說明會的資料中指出,最後通知的適用時機如下:
1、該發明專利申請案至少已通知申復或修正一次;
2、申請人提出申復或修正內容全部克服不予專利之事由,惟修正後有新不予專利之事由須再進一步修正。
201318日公告之專利審查基準第二篇第七章第2節規定:「若申請人雖以克服先前審查意見通知,但因修正而產生新的不准專利事由,仍需通知申請人申復或修正時,得發給最後通知。」
根據上述資料簡單來說,申請人的答辯內容導致下列兩種情事:克服全部不予專利之事由以及修正後有新不予專利之事由,審查人員可考慮發出最後通知來通知申請人再進一步修正。
在專利法第43條第4項的規定中指出「最後通知」要在「必要時」才能發出,即,當該發明專利申請案符合上述兩條件時,審查人員具有裁量權來決定是否發出最後通知。審查人員基於考慮給予申請人適切修正之機會,亦可自行裁量不發給最後通知,而是發給審查意見通知時,此時則不生最後通知之效果。
l   修正限制
在最後通知的修正限制下,僅限制申請人對於「申請專利範圍之修正」,對於說明書或圖式之修正則仍遵照一般修正規定。
最後通知的修正限制之內容參照專利審查基準第二篇第七章第3.1節說明如下:
1、請求項之刪除
如因刪除被依附或引用之請求項而到至其他請求項無所依附或引用者,得改寫為獨立項。
2、申請專利範圍之減縮
(1)、藉串列式的增加(serial addition)技術特徵,以進一步界定申請專利之發明。即,在原請求項所請求的內容下,再額外加入一個或多個結構或步驟技術特徵。
(2)、將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵。
(3)、刪除擇一記載形式中所敘述的選項。
(4)、將請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。
(5)、減縮請求項記載之數值限定範圍。
(6)、單純刪除所引用或依附之部分請求項數者,或者刪減所引用或依附之部分請求項並分項敘述剩餘之請求項。
3、誤記之訂正
所謂誤記事項,指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識,不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍及圖式的整體內容及上下文,立即察覺有明顯錯誤的內容,且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意,該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載,於解讀時不致影響原來實質內容者。因此,誤記事項經訂正後之涵義應與訂正前相同。
4、不明瞭記載之釋明
所謂不明瞭記載,指申請專利範圍及所記載之內容因未續述不充分而導致文意仍不明確,但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義,允許對該不明瞭之記載作釋明,藉修正該不明的事項,使其原意明確,俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。此外,對於技術用語之中文譯名,為便於瞭解其本意,避免產生誤解,而有附註外文原名之必要者,加註其對應之外文原名。
l   法律效力
專利法第43條第5項規定:「違反前二項規定者,專利專責機關得於審定書敘明其事由,逕為審定。」。
雖然專利法第46條第2項規定專利專責機關為不予專利之審定前應通知申請人限期申復,但於發出最後通知後,該發明申請案之修正如逾通知之期間或違反修正限制,審查人員將基於專利法第43條第5項規定逕予核駁的審定。
即,於發給最後通知後,申請人對於該發明專利申請案的申復或/和修正必須在通知之期間內提出,並且對於申請專利範圍的修正亦不能違反修正限制的規定。
 
l   再審查階段
再審查階段發給最後通知的相關法規如下:
專利法第49條第2項規定:「申請案經審查發給最後通知,而為不予專利之審定者,其於再審查時所為之修正,仍受第四十三條第四項各款規定之限制。但經專利專責機關再審查認原審查程序發給最後通知為不當者,不在此限。」
專利法第49條第3項規定:「有下列情事之一,專利專責機關得逕為最後通知:
一、再審查理由仍有不予專利之情事者。
二、再審查時所為之修正,仍有不予專利之情事者。
三、依前項規定所為之修正,違反第四十三條第四項各款規定者。」
依據專利法第49條第2項之規定,該發明專利申請案經審查發給最後通知而不予專利之審定者,其於再審查時所為之修正仍受最後通知的修正限制。
惟再審查理由係爭執初審階段發給最後通知為不當者,經專利專責機關審酌認為有理由,或者專利專責機關主動審酌認為初審階段之最後通知係屬不當時,將發出再審查審查意見通知函通知申請人修正,並解除初審階段發給最後通知之限制。換言之,是否解除最後通知之限制乃為專利專責機關的裁量權。
即,在當初審階段已發給最後通知的情況下,該發明專利申請案於提出再審查時仍無法任意變動已審查過之申請專利範圍。若欲解除初審階段所發給之最後通知,則需先針對最後通知提出不合理之理由以說服審查人員。若未先申復而直接進行申請專利範圍的修正,審查人員有可能因認定申請專利範圍的修正違反修正限制,而基於專利法第43條第5項之規定,逕為核駁審定。
由於該發明專利申請案在初審階段已有過申復或修正,因此在專利法第49條第3項更規定,在再審查階段的第一次不予專利理由,亦得逕為最後通知。
專利審查基準第二篇第七章第5.1節載明再審查時逕為最後通知之態樣有4種態樣:
1、申請人僅提再審查理由而未提修正,經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由者。
2、申請人提出再審查理由及修正,經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由者。
3、申請人提出再審查理由及修正,雖克服初審審定理由中之全部不准專利事由,但因修正而產生新的不准專利事由者。
4、初審階段經發給最後通知而為不准專利之審定者,於在審查時所為之修正,違反最後通之後之修正限制者。
上述態樣簡單表示如下:
 
初審階段
再審查階段
 
審定前一次之官方意見
申請人之行為
官方意見
 
發給最後通知
再審查理由
修正
克服全部不予專利事由
因修正產生新事由
違反修正限制
態樣1
X
X
X
X
X
態樣2
X
X
X
態樣3
X
O
O
X
態樣4
表示有無不影響
於再審查階段,於前面提及之最後通知的適用時機略有不同,即便申請人的答辯內容未發生修正後有新不予專利之事由,但只要未克服初審審定理由中之全部不准專利事由,審查人員亦可考慮發出最後通知來通知申請人再進一步修正。
l   分割案
專利法第43條第6項規定:「原申請案或分割後之申請案,有下列情事之一,專利專責機關得逕為最後通知:
一、對原申請案所為之通知,與分割後之申請案已通知之內容相同者。
二、對分割後之申請案所為之通知,與原申請案已通知之內容相同者。
三、對分割後之申請案所為之通知,與其他分割後之申請案已通知之內容相同者。」。
所謂已通知之內容相同,指「已通知的理由相同」以及「引證文件相同」。因此,當分割案與原申請案的申請專利範圍的內容實質不同時,理由或引證文件將有所不同,此時,對於該分割案則不得逕為最後通知。
 
l   結論
最後通知的意旨在於使審查程序迅速審結。但在最後通知的修正限制下,申請人僅能將申請專利範圍越改越小。雖然官方舉辦的101年度發明專利審查基準及舉發審查基準說明會的資料中指出「若申請人欲取得較大之權利範圍,可於原申請案中提出申復,主張原發給之最後通知有所不當」,但在專利法及2013年版專利審查基準中均未提及,當提出欲取得較大之權利範圍之爭執時,該申復是否會被接受。即,即便申請人基於欲取得較大之權利範圍提出申復,是否解除最後通知之限制乃為專利專責機關的裁量權。
在舊法,實體審查過程(初審及再審查階段)中,申請人可在不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍下任意更動或重寫該發明專利申請案的申請專利範圍。但新法實施後,在最後通知的修正限制下,申請人在後續的審查過程中只能將申請專利範圍越改越小,申請人權利大大受損。
目前可見,在新法的實施下,申請人在第一次申復或修正時,甚至進入實體審查時,就必須從審查及權利主張等角度多方考量,以架構範圍適當之申請專利範圍進行審查,以避免在最後通知的修正限制下,無法順利取得該發明專利申請案的專利權或是取得具有不適當的申請專利範圍的專利權。
 
 
發行人/李文賢、本期執行編輯/劉于謙、常務執行編輯/黃鈺婷
編輯委員/張管青、陳政大、詹惠雯、陳學箴、林良貞、許為柔
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